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出願書類作成

最近気になることとして、やたらと自分で商標登録できる!みたいな内容のものが見受けられます。一般の方が実際に手続してみたというものや、弁理士が解説しているものもあります。
しかしこのような解説では、(1)まずは類似商標の検索をする、(2)商標登録願の書式を用意して書類を作る、(3)特許庁に提出する、という内容になっているのが通例で、類似商標検索以外の調査・検索・検討や、指定商品・役務の検討など、結構肝心のところが抜けていたりします。
そこで、もう少し実際の仕事に則した事例を説明してみたいと思います。

ロゴか文字か・識別力調査 | 類似商標検索調査 | 出願書類作成 | 特許庁への出願・審査

ロゴの制作、識別力調査、類似商標調査、出願する商標の決定と来て、いよいよ出願書類の作成となりました。
手続については、特許庁の下記のウェブサイトなどに情報があります。

商標法施行規則
出願の手続
産業財産権関係料金一覧(2016年4月1日時点)

商標登録願の書式
各種申請書類一覧(紙手続の様式) ※独立行政法人工業所有権情報・研修館

納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)

書式については、下記のようなWORD(microsoft社)、PDFの書式が用意されています。

2017111921.jpg

商標登録出願をオンラインで行う場合には、当事務所では普通にWORD(microsoft社)で作成し、HTMLファイルで保存して、専用のインターネット出願ソフトで出願をしています。
2004年に自分の出願をした時もそうでした。
しかしオンライン出願は、弁理士事務所や大企業などが、継続的に出願するために主として使うものです。事前に特許庁に申請をして、ソフトをダウンロードしてインストールする必要がありますし、さらに別途、電子証明書を取得する必要があります。さらに操作方法も覚えなければなりません。
また、あらかじめ特許印紙を納付する予納口座というものを特許庁に設け、引き落とされていく形態などの手数料納付を行っています。

一般の個人の方などが利用するのは現実的ではなく、自分で出願される方は、紙での出願で、特許印紙を貼り、捺印して、特許庁に郵送か、または窓口で提出することが、現実的であると思います。

電子出願用には、かんたん願書作成というツールがありますが、これも紙での出願の方には不適合で、しかも面倒です。
そこで紙での出願の方のために、当事務所ではツールを用意しています。詳しくは、商標登録をするには?でご説明しています。

個人の方が自分で作成・提出するための書式
書式には、オンラインと紙での出願で、要・不要の項目があります。
【手数料の表示】はオンライン用の書式で、紙での出願では不要です。
弁理士に依頼しないで自分で行う場合には、【代理人】の欄は不要です。

【商標登録出願人】の【代表者】は法人での出願のときにいるもので、個人の場合には不要です。【国籍】は外国人の場合に必要で、それ以外は不要です。【識別番号】は、特許庁に一度でも出願すると付与され通知される番号ですが、住所、氏名(または名称)が合っていれば、なくても問題ありません(あくまでも初心者向けの説明です)。

【提出日】もなくても問題ありません。消印の日(または窓口での受領印の日)が、出願日となります。
書類は作成したが、提出は翌日になったとか、ポストに出したけれど消印は翌日になったということもあります。

【整理番号】の欄は、なくてもよいものです。同時に複数の出願をする場合に、出願番号が付与されるまで、どの出願であるか特定できなくなるため、必要な場合には【書類名】 商標登録願の次の行に【整理番号】の欄を設けてください。

ご自分で出願されるご相談・書類作成をしてきた実績から、余計な欄は極力省き、あえて必要な欄だけの書式・ひな型にしたものをご用意してあります。

出願する商標の指定

商標は、標準文字の場合には、下記のように記載します。

【商標登録を受けようとする商標】
商標登録.com
【標準文字】

図形商標(文字を画像にしたものも含む)の場合には、
【商標登録を受けようとする商標】の次の行に、画像を挿入します。

【商標登録を受けようとする商標】の次の行の欄には商標を記載しますが、原則として8㎝平方とし、願書に直接記載するときは、枠線により商標記載欄を設けて記載するとされています。枠線は省いても、商標がわかれば、特に問題なく受理されます。
どこまでが商標であるか不明な場合があるので、枠線を設けるとされています。
実際に不明確に見えるようであれば、枠線を設けるようにします。
たとえば、白地の紙に、「四角い白い図形の中に文字がある商標」などの場合には、枠線がないと不明確になる場合があるかもしれません。

商標登録出願人の決定

出願人を誰にするかを決定します。
出願人は、登録されれば商標権者となるものです。
個人または法人(会社、法人格のある団体)での出願が可能です。

2名以上の共同出願も可能です。
2名以上の個人、2社以上の法人、個人と法人の共同出願など、いずれも認められます。
ただしあまり共同出願人が多くなりすぎると、後に名義変更をしたり、面倒なことが多くなる可能性があります。

【住所又は居所】の欄には、法人であれば登記簿の住所、個人で有れば住民票の住所を記載します。「居所」とは、一時的な居所といったような意味ですが、原則としては住所は上記の通りです。
代理人(弁理士)がいない場合には、何かのときに特許庁が連絡してくる場合がありますので、【電話番号】の欄を記載します。

【氏名又は名称】は、個人であれば本名を書き、氏と名の間を1字空白にします。
名称は、会社名などで、「株式会社」、「一般社団法人」などの文字も省略せずに記載します。

過去に出願をしたことがあって、その時と住所、社名などが変更になっていると、別人と判断されてしまいます。自分の商標が類似商標とされてしまうこともあります。
出願中の商標は、「住所変更届」、「氏名(名称)変更届」で、登録後の商標は「登録名義人の表示変更登録申請書」で直します。
このあたりまで説明するときりがなく、弁理士にご相談ください。

紙に特許印紙を貼って手数料を納付する場合には、末尾の【手数料の表示】の欄がない一方で、左上に(12,000円)のように金額を記載し、その上に特許印紙を貼ります。

指定商品・指定役務の決定

さて、いよいよ指定商品・指定役務と、区分の決定となります。ここは大事なところです。
特許庁のウェブサイトにある情報を注意して読んで決めていきます。
商品・役務の分類に関する情報
当サイト内では、もう少しわかりやすく記載してはいますが、記載の注意点は多々あって書ききれていません。重要なところいくつかは書きますが、おそらく思いつくものをあげていっても、書ききれないと思います。

実例として、当サイトで2004年頃に使用していた商標を、出願する事例について説明するのでした。
第45類の中の、「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」などを指定しますが、しかし2004年当時は、第42類までしかなく、この役務は第42類に属するものとされていました。

指定商品・指定役務の記載と拒絶理由との関係
指定商品・指定役務の記載は、数々の拒絶理由との関係が多くあります。
また、登録された場合には、権利の範囲を確定する部分でもあり、きわめて重要です。
弁理士に有料で相談をされるのであれば、事前の検討・調査・判断と、指定商品・指定役務の記載についてだけはした方がいいと思います。

一商標一出願・指定商品等の不明確(商標法第6条)
商標登録出願は、商標の使用をする1又は2以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならず、複数の商標を1つの出願で記載したときは登録されません。
指定商品又は指定役務の表示が不明確である時は、登録されません。

先に出願された他人の同一商標・類似商標が登録されたとき(商標法第4条第1項第11号)
先に出願された他人の登録商標またはこれに類似する商標であって、その商標と指定商品・指定役務が同一・類似の商標は、登録されません。・・・ということは、類似商標検索調査においても詳しく述べました。
商品・役務の類似という概念は、商標法第4条の他の号にも出てきます。
詳しくは、商標の拒絶理由をご覧ください。

商品・役務名の検討
J-PlatPatの商標メニューの中の「商品・役務名検索」では、区分、類似群コード、商品・役務名の一部などを検索語として、特許庁が認め登録されている商品・役務名を検索することができます。

なお、自分で商標登録してみた解説として、同業他社の登録の指定商品・指定役務を参考にしましょうという内容が掲載されている例があり、一般的にはその通りでもあるのですが、実は商標調査をしていてたびたび、登録する区分が間違っているのではないかと気づく事例があります。だから必ずしもうのみにはできません。

登録されている商標を見て、区分が違うのではないかと思うことが多いのは、インターネットやプログラム関連が多く、その他にコンサルティング関連や、情報の提供などがあります。
一例として、インターネットを利用したプログラムの提供であれば第42類となりますが、ダウンロード可能なプログラムは第9類となります。
また、インターネットでのゲームの提供や電子出版物の提供、画像や音楽・映像などの提供は第41類となりますが、ダウンロードするゲームや電子出版物、画像や音楽・映像などは第9類となります。
しかし、スマートフォンのアプリやゲームのアプリには、インターネットで提供しているが、プログラムがスマートフォン端末にダウンロードされているものがあります。
コンサルティングは「経営の診断及び指導」などが含まれる第35類と思いがちですが、システム設計コンサルティングならば第42類です。
画像、映像、電子出版物などの提供は第41類でも、提供する情報の内容によっては、不動産情報なら第36類、法律情報なら第45類といったようにまちまちです。

注意点として、商標登録の注意点にある程度のものは書いていますが、これも思いついた一部でしかありません。

実際の出願事例での指定役務の検討

必要な指定商品・指定役務を確実に権利化するために、漏れなく適切に記載する一方で、拒絶理由を想定して、単に分類表から丸写しするのではなく、直していかなければなりません。

2004年当時は第42類でしたが、現在の区分では第45類です。
しかし第45類の下記をそのままコピーして貼り付けただけの場合には、確実に拒絶理由通知が来ます。あまりにも広範囲にすぎるからです。
具体的には、商標法第3条第1項柱書(柱書)の拒絶理由通知が来ます。

特許庁では下記の扱いをしています。

1.原則として、1区分内において、8以上の類似群コード(以下「類似群」という。)にわたる商品又は役務を指定している場合には、商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。
2.ただし、一の商品又は役務で多数の類似群が付与されている商品又は役務であって、他に適当な表示が認められない場合には、その商品又は役務の類似群が2以上であっても、1の類似群として取り扱う。(例:第9類「電子出版物」(26A01,26D01)等)」また、「類似商品・役務審査基準」において例示された、いわゆる包括概念表示(例:第25類「被服」(17A01,17A02,17A03,17A04 ,17A07)等)の商品又は役務は、個々の類似群単位に分割して表示することが困難となる場合が多いため、包括概念表示の商品又は役務が2以上の類似群が付与されている商品又は役務であっても、1の類似群として取り扱う。
以上の取扱いによって、1区分内の類似群の数が合計して7以下となるときは、商標の使用又は使用の意思の確認を要しない。

実際に出願した実例での、訂正前が、下記の記載となります。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
  【第45類】
  【指定商品(指定役務)】  結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,登記又は供託に関する手続の代理,社会保険に関する手続の代理,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,家事の代行,占い,身の上相談,愛玩動物の世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),ファッション情報の提供,衣服の貸与,火災報知機の貸与,金庫の貸与,祭壇の貸与,消火器の貸与,装身具の貸与,後見

関係のないものがほとんどなので、削除して訂正してみます。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
  【第45類】
  【指定商品(指定役務)】  工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,登記又は供託に関する手続の代理,社会保険に関する手続の代理

さて、これで何の拒絶理由になるでしょうか?
「訴訟事件その他に関する法律事務」は、少額訴訟と書類作成代行(司法書士も可)を除き、弁護士法によって弁護士のみができる業務です。
「登記又は供託に関する手続の代理」は司法書士法によって、「社会保険に関する手続の代理」は社会保険労務士法によって、弁理士資格ではできません。
やはり、自己の業務に使用しないことが明らかな商標等(商標法第3条第1項柱書き)の拒絶理由に該当する可能性が高いものです。

さらに、商標審査基準中に
「(3) 他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合。」とある、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(商標法第4条第1項第7号)に該当する可能性も高いものです。

もっとも、商標法も法律なので、弁理士ができる法律事務に限定すれば、認めてもらえるかもしれません。弁理士法も改正されるので、どのような記載にするか悩むところです。
そこで、再度訂正してみます。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
  【第45類】
  【指定商品(指定役務)】  工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務(弁理士が行うことのできる法律事務に限る。),著作権の利用に関する契約の代理又は媒介

さて、これで何の拒絶理由になるでしょうか?
実際にやってみたわけではないから断言はできないのですが、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標であるとして、商標法第4条第1項第16号の拒絶理由になるのではないかと思います。
「工業所有権」とは、今は「産業財産権」という方が一般的ですが、特許権、実用新案権、意匠権、商標権のことをいいます。
ところで、今回の事例の商標では、「らくらく商標登録」、「商標登録ドットコム」と、はっきり商標であることが明記されています。
これを商標以外の業務に使用するときは、役務の質の誤認が生じるおそれがある、とされるのではないでしょうか。
たとえば、「青森リンゴ」という商標であれば、第31類の「青森県産のりんご」等としなければ、やはり同じ拒絶理由になります。
それでは、著作権はどうでしょうか?
実は当時の筆者は、できる限り広く、細かく指定したいと考え、神経質なほどに細かく書きました。
たとえば、著作権は商標権ではないが、商標として使用するロゴやキャラクターの著作権にかかわる業務がありえます。また、商標と密接に関係する不正競争防止法や、ドメイン名に関する業務がありえます。実際に、使用許諾や譲渡の契約や、紛争においても、商標とこれらが一緒に問題となるケースが多くあります。

結果的に、2004年当時に商標登録願に記載した指定役務は下記の通りです。
なお、当時は第42類の電子計算機用プログラム等と同じ区分でした。
今思うと、気負いすぎていたせいか、少しくどすぎる感じがします。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
  【第42類】
  【指定商品(指定役務)】  商標登録・商標調査・ドメイン名検索・商標のネーミング及びロゴデザインのための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,商標登録・商標調査・ドメイン名検索・商標のネーミング及びロゴデザインに関するウェブサイトの設計・作成又は保守,商標登録・商標調査・ドメイン名検索・商標のネーミング及びロゴデザインのための電子計算機用プログラムの提供,商標権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,商標の国際登録出願に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,商標権又は商品等表示に基づく輸入差止申立に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,商標権又は商品等表示に関する仲裁事件・訴訟事件その他に関する法律事務(弁理士が手続の代理又は補佐人となることができる法律事務に限る。),商標権・未登録商標・商品等表示及びキャラクターに関する商品化権に関する契約の代理又は媒介,商標登録・商標調査・ドメイン名検索・商標のネーミング及びロゴデザインのための電子計算機のプログラムに係る著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,商標又はサービスマークに関し外国(日本は除く。)特許庁に対する出願から権利取得・実施契約までの関連手続の代行又は仲介,商標のネーミング及びロゴデザインの考案,商標登録・商標調査・ドメイン名検索・商標のネーミング及びロゴデザインのための電子計算機のプログラムの操作方法等に関する紹介及び説明,商標登録・商標調査・ドメイン名検索・商標のネーミング及びロゴデザインのためのウェブサイトの操作方法等に関する紹介及び説明,商標登録・商標調査・ドメイン名検索・商標のネーミング及びロゴデザインに関する情報の提供,インターネットを用いて行うドメイン名検索用の検索エンジンの提供,電子計算機端末及びその他通信におけるドメイン名取得手続の事務処理の代行,インターネットドメイン名の登録及び管理に関する情報の提供,商標登録・商標調査・ドメイン名検索・商標のネーミング及びロゴデザインに関する助言,商標登録・商標調査・ドメイン名検索・商標のネーミング及びロゴデザインに関するウェブサイトにおけるサーバーの記憶領域の貸与,商標登録・商標調査・ドメイン名検索・商標のネーミング及びロゴデザインのための電子計算機のプログラムの貸与,商標登録・商標調査・ドメイン名検索・商標のネーミング及びロゴデザインのための電子計算機のプログラムを記憶させたサーバー及びその他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与

電子計算機用プログラム関連の現在の第42類はさておいて、現在、第45類で出願をするとすれば、下記のような感じかと思います。

  【第42類】
  【指定商品(指定役務)】  商標権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,商標の国際登録出願に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,商標権又は商品等表示に基づく輸入差止申立に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,商標権又は商品等表示に関する仲裁事件・訴訟事件その他に関する法律事務(弁理士が手続の代理又は補佐人となることができる法律事務に限る。),商標権・未登録商標・商品等表示及びキャラクターに関する商品化権に関する契約の代理又は媒介,商標登録・商標調査のための電子計算機のプログラムに係る著作権の利用に関する契約の代理又は媒介

出願前の、出願書類作成の段階で、どれほど拒絶理由を想定した検討が必要か、一部でもご理解いただけると思います。

商品・役務名検索

J-PlatPatの商標メニュー中の「商品・役務名検索」は、特定の区分の中にどのような商品・役務があるか、特定の類似群コードにはどのような商品・役務が含まれているか、特定の語句を含む商品・役務にはどのようなものがあるか、などを検索できます。

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特許情報プラットフォーム(J-Plat-Pat)にアクセスし、商標のメニューの中から、「商品・役務名検索」を選びます。

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ここでは、法律事務サービスなどを含む第45類の中で、「商標登録」を含む役務を検索してみます。

2017102603.jpg
ヒット件数は1件でした。
「商標」を含む役務であれば、もっと多かっただろうと思います。

2017102604.jpg
検索件数「1件」をクリックし、その詳細を調べます。

2017102605.jpg
こんどは試しに、類似群コードが「42R01」にはどのような役務があるか、検索してみます。

2017102606.jpg
ヒット件数は293件でした。

2017102607.jpg
その詳細を見てみます。

以上、指定商品・指定役務も決定し、いよいよ出願書類(商標登録願)が完成しました。

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