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警告に対する防御-契約・侵害

商標権の効力が及ばない範囲の使用であることの主張

商標権の侵害である等として、使用の中止などを求める通知、警告書などが届いた場合には、すぐに弁理士に相談をするべきです。
この場合、相手の主張をよく検討し、使用している商標が同一または類似のものであるかどうか、商標を使用している業務が相手の商標の指定商品・指定役務と同一・類似であるかどうかの検討が必要です。

これらが、同一でも類似でもない場合、そもそも相手の主張が正当でなく、商標権侵害にはあたらないということもあるからです。

商標権侵害とはならないことの効果
同一または類似の商標の使用である場合にも、商標権侵害とはならない例外規定もあります。
商標権の効力が及ばない範囲(商標法第26条)での使用である場合には、その旨を相手に説明し、商標使用の正当性を主張することができます。

「(商標権の効力が及ばない範囲)
第二六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。」

商標権の効力が及ばないとは、商標権の行使として、使用の差し止めや損害賠償請求等ができない、請求をしても認められないということになります。

商標権の効力が及ばない場合
(自己の氏名・名称等)
「一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」

商標登録されている商標であっても、自己の氏名や名称等を、普通に表示する分には、商標権侵害にはなりません。

(商品・役務の普通名称・品質表示等)
「二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

 三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標」

商品の普通名称や品質表示、産地表示、原材料表示など、役務の効能や用途、質などを普通に表示する分には、商標権侵害にはなりません。

(商品・役務の慣用表示等)
「四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標」

商品や役務について、慣用されている表示をすることは、商標権侵害にはなりません。

(その他の識別力がない表示)
「五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」

商品等が当然に備える特徴や、その他の識別力がない態様による表示は、商標権侵害にはなりません。

(氏名・名称等の表示が不正競争目的である場合の例外)
「2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。」

地理的表示について商標権の効力が及ばない場合
「3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。

一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項に規定する地理的表示(以下この項において「地理的表示」という。)を付する行為

二 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により商品又は商品の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

三 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により商品に関する送り状に地理的表示を付して展示する行為」

商標権の効力を制限する趣旨
「本条一項は、商標権の効力が制限される場合を規定する。すなわち、業務を行う者がその商品又は役務について本項各号に掲げる商標を普通に用いられる方法で使用をする場合にまで商標権の効力を及ぼすのは妥当でないと考えられるからである。本項の立法趣旨は三つある。第一に過誤登録に対する第三者の救済規定であると考えられる。すなわち、他人の肖像等については四条一項八号で、また商品又は役務の普通名称等は三条一項一号から三号までによって特別顕著性がないものとして登録されないのであるが、誤って商標登録があった場合でも商標登録の無効審判手続によるまでもなく、他人に商標権の効力を及ぼすべきではないとの趣旨によるのである。この点はとくに四七条の除斥期間が経過して無効審判の請求ができなくなった後に実益がある。第二はその商標自体は不登録理由に該当しないため商標登録を受けることができ、したがって、類似部分については禁止権の効力が及ぶこととなったが、その類似部分に本条に掲げられたものを含むため、その部分にまで商標権の効力を及ぼすのは妥当ではないと考えられるときに、当該部分の禁止的効力を制限する場合である。たとえば、仮に『アスカレーター』と『エスカレーター』とが類似であるとし、『アスカレーター』は登録要件を満たしているが『エスカレーター』は普通名称であるというような場合があるとすると『アスカレーター』は登録されるが当該商標権の効力は本条によって『エスカレーター』には及ばないのである。第三は後発的に本条に定めるものとなった場合に商標権の効力を制限し、一般人がそのものを使うことを保障するためである。
例えば、従来から使用されていた登録商標の名称と同一の名称の都市ができた場合等が考えられよう。」
(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)

「〈GI法に規定する地理的表示〉GI法に規定する地理的表示とは、①特定の場所、地域又は国を生産地とするものであり、かつ、②品質、社会的評価その他の確立した特性が当該生産地に主として帰せられるものであることが特定できる特定農林水産物等の名称をいう(GI法二条三項)。」
(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)

先使用であることの主張

商標権の侵害である等として、使用の中止などを求める通知、警告書などが届いた場合には、相手の主張をよく検討し、使用している商標が同一または類似のものであるかどうか、商標を使用している業務が相手の商標の指定商品・指定役務と同一・類似であるかどうかの検討が必要です。

同一または類似の商標の使用である場合にも、商標権侵害とはならない例外規定もあります。
先使用(商標法第32条)での使用である場合には、その旨を相手に説明し、商標使用の正当性を主張することができます。

先使用と認められるための要件
「(先使用による商標の使用をする権利)
第三二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。」

先に使用していただけではなく、不正競争の目的でなくその商標を使用していたことが必要になります。
さらに、その商標またはこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたことを必要とします。

混同防止表示請求
「2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。」

先使用であると認められ、商標権侵害とはならない場合であっても、商標権者から、混同防止のための表示を請求される場合があります。

先使用を認めることの趣旨
「本条は、いわゆる先使用権についての規定である。すなわち、他人の商標登録出願前から不正競争の目的ではなくその出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標を使用していて、その商標が周知商標になっている場合は、その後継続して使用する限りはその企業努力によって蓄積された信用を既得権として保護しようとするものである。言い換えれば、未登録周知商標についての保護規定である。ここに『広く認識された』範囲は、四条一項一〇号の範囲と同様であると考えられるが、これを要件としたのは、相当程度周知でなければ保護に価する財産権的価値が生じないものとみられるからである。また他人の商標登録出願後における自己の当該商標の使用の継続を要件としたのも、長く使用を中断すれば、その間に保護すべき信用が減少しあるいは消滅すると考えたからである。
本条の存在理由は本来的に過誤登録の場合の救済規定である。すなわち、本条所定の未登録商標がある場合は、他人の出願は必ず四条一項一〇号に該当するはずだから他人の商標登録があるわけはないが、誤って登録された場合に、あえて無効審判を請求するまでもなく、その未登録周知商標の使用を認めようというのである。本条は、四条一項一〇号について善意に登録を受けた場合には除斥期間の適用があるので(四七条一項)、その登録後五年を経過した場合に特に実益がある。また、先使用権が認められる範囲はその使用をしていた商品又は役務についてその商標だけである。先使用権はその業務とともにする場合を除き移転は認められない。本項の括弧書は、商標登録出願の解釈を明確にするためのものである。なお、本項の権利があるかどうかについて、二八条の判定を求めることができる。」
(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)

「二項は商品又は役務の出所の混同防止のための規定である。使用許諾の場合と異なり、先使用権は商標権者の意思によらないで発生し、かつ、発生後にその規制が及ばないものであるから、かかる規定を必要とするのである。」
(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)

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