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補足説明-拒絶理由

商標法第3条第1項各号の判断時期

拒絶査定不服の審判においては、商標法3条1項3号該当性は、審決時を基準として判断されるべきであるとされた事例東京高平成12年(行ケ)第24号

拒絶査定に対する不服の審判請求に対してなされた審決時を基準時として、その指定商品との関係において、当該商品の取引の実情を勘案して判断すべきであり、既登録例があることをもって認定判断を覆すことはできないとされた事例
東京高平成6年(行ケ)第35号

商標法3条1項3号の適用判断の基準時は、査定または審決の時と解するのが相当であるとされた事例東京高昭和45年(行ケ)第5号

商標法第4条第1項各号の判断時期

第4条第3項(第4条第1項各号の判断時期)

第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であっても商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用されません。

1.第4条第1項各号の判断時期について
(1) 第4条第1項第1号から第7号、第9号、第11号、第12号、第14号、第16号又は第18号に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。
(2) 第4条第1項第8号、第10号、第15号、第17号又は第19号を適用するには、その商標登録出願が、出願時において各号の規定に該当し、かつ、査定時においても該当しなければならない。

商標審査基準

使用による特別顕著性

商標法第3条第2項

商標法第3条第1項3号から第5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができます。

「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕では、
「本条二項は、いわゆる使用による特別顕著性の発生の規定である。前述のように一項各号に掲げる商標は自他商品又は自他役務の識別力がないものとされて商標登録を受けられないのであるが、三号から五号までのものは特定の者が長年その業務に係る商品又は役務について使用した結果、その商標がその商品又は役務と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には特別顕著性が発生したと考えて商標登録をしうることにしたのである。
この認定の基準は、当該商標の使用がされている具体的な取引の実情等を参酌して定められるべきであろう。」
と解説されています。

商標審査基準

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拒絶理由通知が来たら、弁理士に依頼すべき理由

拒絶理由通知が来た場合には、まずは弁理士を探し、すぐに相談をするべきです。
ご自分で出願手続きをされた方の中には、この段階になっても、自分で何とかできないか、費用を節約できないかと、いろいろ調べたりされる方も見受けられます。調べること自体は悪いことではありません。
しかし、すぐに弁理士に相談し、その結果、見込みがあるようであれば、すぐに弁理士に依頼をするべきです。

拒絶理由の内容によっては、指定商品・指定役務のちょっとした変更や削除など、簡単な書面の提出で済む場合もあります。
それ以外の理由でも、意見書で反論する内容を、”自分なりに”考えて思いつくかもしれません。

指定商品・指定役務の変更や削除など、手続補正書の提出で済む場合には、いろいろ調べて、書式や記載方法などはある程度わかるかもしれません。
しかし、手続補正書の記載内容の不備で、補正却下になることもありえます。
商標の場合には、いったん手続補正書で指定商品・指定役務の範囲を狭く限定してしまうと、その後で再度手続補正書で範囲を広くすることは認められません。

拒絶理由は法律で規定され、それぞれの条文ごとに商標審査基準が規定され、その商標審査基準は、数々の審決や、判決、法律の解釈などの長年にわたる積み重ねとして、特許庁の内規としてあるものです。
拒絶理由通知に対し、意見書で反論することは、拒絶理由を構成する1つ1つの要件を検討し、どの要件が当てはまらないかを主張し、したがって商標法第○条第○項第○号には該当しないということを法的に主張する、あたかも裁判での法的三段論法を駆使した書面と似た役割をもつ書面です。
これによって、数々の審決や、判決、法律の解釈などの専門知識を有する審査官の主張を覆し、納得させなければなりません。

拒絶理由通知には、「40日以内に意見書を提出してください」と書いてありませんでしたか?
しかし、弁理士を探すだけだって、何日かかかるかもしれません。
「意見書の提出があったときは、商標登録の可否について再度審査することになります」とありますね。

下記のフローチャートをご覧ください。


指定商品等の補正をする手続補正書を提出してもまだ不備があり、これに対して手続補正指示書が来て、再度の訂正のチャンスを与えられる場合はあります。
しかし、次は、審査の結論となる査定です。登録査定か、拒絶査定か、です。
登録査定になれば問題ありません。

拒絶査定になったとき、不服申立の審判請求をしなければ、それで拒絶が確定してしまいます。不服申立の審判を請求するには、1区分ごとに55000円の印紙代を払わなければなりません。2区分で110000円、3区分で165000円です。この段階になってから弁理士に依頼しようと思ったら、この程度では済みません。

しかも、いったんは審査官というプロが、正式な行政処分としての拒絶査定を出したわけですから、これを覆すにはそれ相応の法律的理由・根拠が必要となります。後の段階になるほど、狭き門になるといっても過言ではありません。

目の前に拒絶理由通知が来ていたら、自分でやることにこだわったり、節約など考えている時ではありません。すぐにでも相談するべきだということを、申し上げておきたいと思います。意見書での反論や、手続補正書での対応のほかにも、別の適切な他の方法を弁理士が考えてくれるかもしれません。

審査官もプロですが、数々の審決や、判決、法律の解釈などの専門知識を有する弁理士もプロです。できることなら、ご自身で出願をする場合でも、あらかじめ、途中で難しくなったら依頼できそうな弁理士を探しておくくらいの方がよいでしょう。

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※総額39000円(税別)は上限のため、拒絶理由通知の内容によっては、10000円~30000円(税込)で済む場合があります。返信の見積にてお知らせいたします。

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