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実体審査

実体審査

方式審査の後に、出願された商標を登録すべきかどうか、拒絶理由に該当するものではないかどうかという、内容の審査が審査官によって行われます。これを実体審査といいます。

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません。
拒絶の理由がないと認められるときは、登録査定が下されます。

拒絶される商標は、商標法第15条に、限定列挙されています。
すなわち、下記のものに限られます。

1 その商標登録出願に係る商標が第三条〔商標登録の要件〕、第四条第一項〔商標登録を受けることができない商標〕、第七条の二第一項〔地域団体商標〕、第八条第二項若しくは第五項〔先願〕、第五十一条第二項〔商標登録の取消しの場合の再登録禁止〕(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項〔商標登録の取消しの場合の再登録禁止〕又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
2 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
3 その商標登録出願が第五条第五項〔商標登録出願〕又は第六条第一項若しくは第二項〔一商標一出願〕に規定する要件を満たしていないとき。

この趣旨について、
「本条は、商標登録出願に対し拒絶の査定をなすべき場合を列挙した規定である。いいかえれば、商標登録出願についての不登録理由の限定的な列挙である。したがって、商標登録出願が本条各号に該当しない以上、これ以外の理由で拒絶されることはあり得ない。一号中の各引用条文については相当条文を参照されたい。二号は条約違反の場合には商標登録をしない旨を定めている。三号は明確性要件違反の場合及び一商標一出願の原則違反の場合である。
なお、平成八年の一部改正において、一号については、連合商標制度を廃止したことに伴い連合商標の登録要件に関する規定(旧七条一項又は三項)を削除するとともに、取消審判(五二条の二)の新設に伴い当該審判により取消された場合における一定期間の再登録禁止の要件違反を追加し、また、三号については、一出願多区分制度を導入し六条の規定を改正したことに伴う所要の改正をした。さらに、旧四号(パリ条約の同盟国等の一国での商標に関する権利を有する者の我が国における代理人又は代表者が当該商標に関する権利を有する者の承諾なしに我が国で自らの名義でその商標について出願をした場合に、当該商標に関する権利を有する者の登録異議の申立てを条件に拒絶査定の理由の一とされていたもの)は、登録前の異議申立制度を廃止したことに伴い削除した。」とされ、さらに、
「また、平成一七年の一部改正において、地域団体商標制度が新設されたことに伴い、一号に地域団体商標の登録要件に関する規定を追加した。」とされています。(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

また、商標法第15条の3では、
「審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であって、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号〔拒絶の査定〕に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。」
とされています。

「本条は、先願に係る未登録商標の存在を理由とした拒絶理由の通知(いわゆる先願未登録商標に基づく拒絶理由通知制度)についての規定であり、平成八年の一部改正により新設されたものである。
本制度を設けた理由は次のとおりである。すなわち、商標登録出願では、社会情勢等を反映して同一・類似の商標に係るものが比較的短期間に集中して出願されることが多いが、そのような場合、先の出願が順次最終的に処理されるまで後の出願はすべて処理待ち状態となり、全体としての処理が滞ることとなる。先願が拒絶査定不服審判や審決取消訴訟に係属するような場合には後願の処理待ち期間は一層長期化することとなり、さらに、商標法条約への加盟に伴い一出願多区分制が導入されると、多区分に係る出願についてはすべての区分の審査が終わらないと全体の処理がされないため、このような状態に拍車がかかることとなる。これは、出願人にとっても決して望ましい状態とはいえない。すなわち、出願人も先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、抵触する指定商品・役務の減縮補正、当該出願に係る商標についての登録の断念及び別の商標の採択・出願、先願に係る出願人との譲渡交渉等様々な対応が可能であるが、先願未登録商標の処理が最終的に決するまでその通知がされないことは事業展開上極めて不都合を生じることとなる。こうした状況を踏まえ、さらには、将来、一定期間内の審査が必要となる国際的な登録制度の枠組に入ることも想定し、先願商標が存在する場合には、それが未登録の時点でも、その先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由を通知することができることとしたのである。
一項は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標である場合に、その他人の先願が商標登録されることにより一五条一号に規定する拒絶の理由に該当することとなる旨を通知し、意見を述べる機会を与えることができることを規定したものである。
ここで、「第十五条第一号に該当する」とは、一五条一号に掲げられている拒絶理由のうち四条一項一一号(先登録された商標との抵触)に該当することとなることを意味する。
二項は、一項の通知をした場合には、当該通知に係る他人の商標が登録された後拒絶査定を行おうとする際に前条に規定する通知を再度しなくてもよい旨を規定したものである。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)

なお、商標登録出願の査定が確定するまでは、出願人は手続補正をすることにより、内容の修正・削除等をすることができます。
しかし、要旨を変更する補正、たとえば指定商品を広げて当初は含まれていなかったものを含める補正などです。
商標の場合には、特許出願とは異なり、出願時には含まれていた指定商品・指定役務であっても、いったん補正により削除した後で、再度の補正をして復活させることは認められません。
また、商標自体を変更して異なるものに変えることも、要旨の変更になります。


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