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自分で商標登録-トピックス

リスクを見逃していませんか

自分で商標調査、商標登録を試みた結果、拒絶理由通知が来てどうしていいのかわからない、結局は自分で登録できなかった、このため問題が生じている、というお問い合わせを数多く受けました。

それは、拒絶理由が来た時点ではなく、最初から、つまり調査や出願をした時点から、見込みがなかったからです。最初の出願の段階でご相談を受けていれば、登録できないから出願しない、あるいは別の商標にうまく変更したうえで出願をする、ということにしていただろうと思われるケースです。

それどころか、ご相談を受けて、拒絶理由の内容と、他人の類似商標の調査をしてみると、他人の商標権を侵害するおそれのある状態であることが判明することもあります。実は他人の権利に抵触し、商標権侵害と言われかねない事例であることも、結構多くあります。

そこで、自分で商標登録しようとする場合の注意点、想定されるリスクなどをご説明したうえで、自分で商標登録するか、弁理士に依頼するかの判断ポイントについて述べたいと思います。

自分で商標登録できない事例が頻発しています

商標登録出願の書類自体は、A4サイズの紙で1枚か2枚程度の、簡単な書式のものですから、書類の作成方法を調べて、特許庁に提出すること自体は、できるだろうと思います。
これで自分で商標登録ができるのだと錯覚してしまう原因になりかねないのですが、もちろんもともと拒絶理由がなく、すんなり登録になるものも多々あります。ただし、よほど商標法などを勉強された方でなければ、これはある意味では偶然です。

そもそも、自分で商標調査のやり方を調べて、商標検索ができるということは、検索作業そのものの簡単さによるものです。
検索作業の簡単さを、商標調査の簡単さであると錯覚してしまうことには注意が必要です。実際に登録した方が公開している、自分で調査・登録する方法のウェブサイトを見ても、その調査方法を真似しては駄目だというものが掲載されていたりします。

たとえば、特許庁の特許情報プラットフォームでの称呼検索(音声上の類似検索)を行うケースを考えてみましょう。
一例として、「ISIS」という商標を検索するとします。
この類似検索で、称呼(音声)は何と入力して検索すればいいでしょうか?
イズイズ、アイエスアイエス、イシス、イサイス、アイシス・・・。これらの称呼がすべて思い浮かばなかったとしたら、そして実際にこれらの検索をすべてしてみなかったら、検索そのものにも不備があり、これだけで拒絶の理由になるかもしれません。
お問い合わせを受けた範囲の限りでは、おそらくこの検索の段階で、少なく見積もっても半分以上の方は不十分な検索で、拒絶のリスクを見逃しています。

次に、これらの検索をすべてきちんと行ったとします。
しかし、どういう商標が類似商標であるのか、その判断は極めて専門的な話です。商標法第4条第1項第11号についても、商標審査基準、審査の動向、過去の登録例、拒絶例、審決例、裁判例などがあって、弁理士でも専門としていなければ判断が難しいことになります。

しかも、類似商標があるために登録できない(商標法第4条第1項第11号)というのは、よくある拒絶理由の1つですが、たくさんある拒絶理由の内のたった1つにすぎません。
そして数々の拒絶理由について、商標を決定する段階、特許庁への出願を検討する段階で、判断をする必要があります。
検索作業の簡単さを、商標調査の簡単さであると錯覚してしまうということは、検索のやり方を調べて自分でできたということをもって、調査を終え、これらの専門的な判断を飛ばしてしまい、リスクを放置してしまうということなのだと思います。

商標登録の費用を抑えたいということはよくわかります。
ところが、せっかく費用を安くするために自分で手続きをした結果、拒絶理由通知で対応に困り弁理士に依頼する、あるいは最初から出願をし直すということで、最初から弁理士に依頼した場合と比較しても、ほとんど費用的には変わらないことになってしまいます。

知らずに他人の権利を侵害してしまった場合

それでも登録になればよいのですが、どうやっても登録が不可能であるために、既に使いはじめていた商標を変更する必要に迫られたり、他人の商標権に抵触することが判明してしまったりすると、費用がかさんでしまうリスクがあります。あるいは、準備した商品、看板や印刷物の廃棄、金銭的解決を迫られるなどの重大なリスクが考えられます。

「商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」(商標法第36条第1項)、
「侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。」(商標法第36条第2項)、
「次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。」(商標法第37条)、
「商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。」(商標法第38条第2項)、
等々、リスクの大きさを重大に考慮すべきです。節約するところを間違えないでほしいと思います。
私であれば、税務申告、行政の許認可や会社設立ならもしかしたら自分でやるかもしれません。しかし、知的財産権の調査・出願(使用予定がだいぶ先であるものを除く)と、不動産登記申請(所有権移転等)は、自分でやるものではないと思います。

自分で商標登録するか、弁理士に依頼するかの判断ポイント

●自分で商標登録してもよい場合

・大企業の知的財産部など、法律知識や経験が豊富で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合
・経済的に余裕がない個人事業などの場合で、しかもまだ使用していない商標について登録をする場合
・登録できたらその後に商標を使用するが、登録できなければ使用しない場合
・拒絶になっても困らない商標で、しかも他人の商標権を侵害するリスクがないことを専門的知識をもって十分に調査している場合
・自分で手続はするが、調査や書類のチェック・修正などを弁理士に相談し依頼した場合

●最初から商標専門の弁理士に依頼した方がよい場合

・大企業の知的財産部などであっても、上記以外の場合
・中小企業や個人事業であっても、既に使用している商標、事業の準備が進むなどして変更できない商標などを登録したい場合
・それ以前に、他人の商標権を侵害するリスクがないかどうか、十分に調査できていない場合
・人事異動や退職などにより、企業内で担当者が変わる等、商標出願や既に権利になった商標権について継続的に管理してもらう必要がある場合
・企業内で、登録できる可能性、商標権を侵害する恐れの可能性について、一担当者の一存などで判断するにはリスクがあり、社内での承認や取引先との関係等から、弁理士での書面での報告などを必要とする場合

ご予算等との関係で、最低限必要なところだけ弁理士に依頼できるプランもご用意しておりますので、ご相談ください。

それでも自分で商標登録される方のための情報源

当ウェブサイト内コンテンツ
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自分で商標登録-無料の出願書類自動作成ツール
自分で商標登録-無料の出願書類自動作成ツール

各種書式と提出方法などのご説明もご用意しています。
出願書類自動作成ツールは、書式の整った出願書類はできますが、専門的判断を経たものではなく、あくまでも補助ツールです。このため、必要な部分だけ有償オプションを利用することもできるようになっています。

弁理士補助プラン
ご自分で商標登録をとお考えの方向け限定で、商標調査と書類作成をセットで行う
弁理士補助プラン(総額19000円+消費税)

こちらは、自分で提出等するものですが、調査から出願書類完成までは弁理士が行うため、通常の弁理士に出願を代理人として依頼する場合と同じグレードのものです。自分で調べながら調査し、書類を作るよりも時間的なロスもありません。

ご注意

弁理士に依頼していない場合、特許庁に対する手続は、必ず、各種の改正などで刻々と変わる特許庁の一次情報を必ずご覧ください。
当ウェブサイト内コンテンツは、更新の関係で情報が古くなっている場合があります。そのことによる責任は負いかねます。

基本的に、公的な行政手続きは、その手続きをする官公庁の公式情報をもとに行ってください。
自分で商標登録する(できる)というような、一般人(特に弁理士ではない場合)の運営するウェブサイトの掲載情報をうのみにすることはお避けください。このようなサイトでは、既に一部の情報が古くなっているものや、紹介されている調査方法が不十分で、調査漏れがあるものなども見受けられます。

特許庁ウェブサイト・リンク
出願しても登録にならない商標
商標法施行規則
出願の手続
類似商品・役務審査基準
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商標調査をするための検索方法についてのご質問、 自分で商標登録をするための書類作成方法・指定商品や指定役務についてのご質問、知識や判断の提供などは、無料ではお受けできませんので、ご了承ください。

拒絶理由対応プラン
自分で出願をしたが拒絶理由の対応書類(意見書、手続補正書)作成を弁理士が行う拒絶理由対応プラン(39000円+消費税)

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