先使用であることの主張
商標権の侵害である等として、使用の中止などを求める通知、警告書などが届いた場合には、相手の主張をよく検討し、使用している商標が同一または類似のものであるかどうか、商標を使用している業務が相手の商標の指定商品・指定役務と同一・類似であるかどうかの検討が必要です。
同一または類似の商標の使用である場合にも、商標権侵害とはならない例外規定もあります。
先使用（商標法第３２条）での使用である場合には、その旨を相手に説明し、商標使用の正当性を主張することができます。
先使用と認められるための要件
「（先使用による商標の使用をする権利）
第三二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際（第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。」
先に使用していただけではなく、不正競争の目的でなくその商標を使用していたことが必要になります。
さらに、その商標またはこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたことを必要とします。
混同防止表示請求
「２ 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。」
先使用であると認められ、商標権侵害とはならない場合であっても、商標権者から、混同防止のための表示を請求される場合があります。
先使用を認めることの趣旨
「本条は、いわゆる先使用権についての規定である。すなわち、他人の商標登録出願前から不正競争の目的ではなくその出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標を使用していて、その商標が周知商標になっている場合は、その後継続して使用する限りはその企業努力によって蓄積された信用を既得権として保護しようとするものである。言い換えれば、未登録周知商標についての保護規定である。ここに『広く認識された』範囲は、四条一項一〇号の範囲と同様であると考えられるが、これを要件としたのは、相当程度周知でなければ保護に価する財産権的価値が生じないものとみられるからである。また他人の商標登録出願後における自己の当該商標の使用の継続を要件としたのも、長く使用を中断すれば、その間に保護すべき信用が減少しあるいは消滅すると考えたからである。
本条の存在理由は本来的に過誤登録の場合の救済規定である。すなわち、本条所定の未登録商標がある場合は、他人の出願は必ず四条一項一〇号に該当するはずだから他人の商標登録があるわけはないが、誤って登録された場合に、あえて無効審判を請求するまでもなく、その未登録周知商標の使用を認めようというのである。本条は、四条一項一〇号について善意に登録を受けた場合には除斥期間の適用があるので（四七条一項）、その登録後五年を経過した場合に特に実益がある。また、先使用権が認められる範囲はその使用をしていた商品又は役務についてその商標だけである。先使用権はその業務とともにする場合を除き移転は認められない。本項の括弧書は、商標登録出願の解釈を明確にするためのものである。なお、本項の権利があるかどうかについて、二八条の判定を求めることができる。」
（「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」〔第20版〕）
「二項は商品又は役務の出所の混同防止のための規定である。使用許諾の場合と異なり、先使用権は商標権者の意思によらないで発生し、かつ、発生後にその規制が及ばないものであるから、かかる規定を必要とするのである。」
（「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」〔第20版〕）
