商標権侵害に対する警告等
商標権の侵害など、実際に問題が生じたとき、あるいはそのおそれがあるときには、その状況に応じた対応策を検討します。
具体的なご相談をいただければ、当事務所で可能な手続とその費用などについて検討のうえご提案いたします。
また、弁理士の資格では対応不可能な場合にも、適切な弁護士のご紹介が可能です。
内容証明・配達証明郵便
内容証明は、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれる郵便です。
権利を侵害されたとき、あるいはそのおそれが強いと認められるときに、警告書などの内容で、送付することが一般的です。
内容証明は、郵便物を差し出した事実、差出日付、郵便物の書面の内容を証明する証拠が必要な際に有効です。
また、配達証明（配達証明郵便）を併用することにより、相手方が郵便物を受領した事実、受領日付を証明することができます。
内容証明は、所定の書式により、同文の手紙を３通作成します。
またその内容は、権利の所在・内容の通知、侵害であると主張する理由や内容、相手への要求の内容、この通知に対する回答の要求と回答期限などが一般的に用いられます。
公正証書
あらかじめ紛争予防のために契約書の内容を公的に証明する場合、あるいは紛争の解決内容・和解内容を書面にして公的に証明しておく場合などに、公正証書の作成が有効です。
公正証書は、公証人法に基づき、公証人法私人間の契約や権利・義務に関する事実について、作成し証明した証書です。当事者本人または代理人が公証役場に出頭して作成します。
契約書等を公正証書にしておくことにより、私文書が公文書としての推定を受け、その内容が真正な文書であることを証明することが容易になります。
差止請求
商標権者または専用使用権者は、自己の商標権または専用使用権を侵害する者、侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができます。
また、商標権者・専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却、その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができます。
なお、裁判所に緊急の使用差止めを求める仮処分の申立や、裁判外の手続で解決を図る仲裁・調停などの手続によることもあります。
損害賠償請求
商標権侵害に対しては、損害賠償請求をすることができます (民法７０９条)。
当事務所では、東京地方裁判所管轄の商標権侵害訴訟、不正競争防止法違反訴訟を取り扱っております。
民法第７０９条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
損害賠償請求にあたっては、侵害者を特定し、商標権侵害があったこと、侵害により損害が発生したこと、損害の額を立証する必要があります。
なお、他人の商標権または専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される特則があります。
さらに、損害の額の推定等（商標法第３８条）や、具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、信用回復の措置特則があります。
なお、不法行為による損害賠償請求権（民法第７０９条）には、損害及び加害者を知った時から３年間、または不法行為の時から２０年経過による時効があります。
このため時効が１０年間と長い不当利得返還請求（法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う）をすることもあります（民法第１０３条）。
過失の推定
他人の商標権又は専用使用権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されます（特許法第１０３条）。
したがって、過失であることを商標権者・専用使用権者が立証する必要がなく、過失でないことを主張するためには、侵害したとされる者の方が立証しなければなりません。
設定の登録前の金銭的請求権等
商標権が成立する前であっても、一定の条件のもとに、金銭的請求権が発生する場合があります。
ただし、まだ成立するかどうか分からない権利についての、不安定な状態での相手方への通知となるため、
・商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をする
・商標権の設定の登録があった後でなければ請求権の行使ができない
などの制約が設けられています。
（設定の登録前の金銭的請求権等）
第一三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
２ 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
３ 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
商標権侵害であるといわれたとき
内容証明郵便や、その他の通知方法によって、商標権侵害のおそれがあるから、使用をやめてもらいたい、あるいは商標を変更してほしいなどと警告されることがあります。
相手の主張に応じられるなら、穏便に話し合い、双方が納得する結論で折り合いをつけることもできます。
しかし、穏便な解決が難しい場合には、様アざまな対応を検討する必要があります。
そもそも、相手方の商標と、自分が使用している商標とが類似しない場合など、明らかに相手の主張に理由がない場合には、その旨の反論をすることも可能です。
しかし、商標権侵害は、商標使用の差止請求や、損害賠償請求などの訴訟に発展するケースもあります。
判断には難しい点も多いため、早めに弁理士に相談することが望まれます。
弁理士は、相手方の商標権を確認し、こちらが使用している商標との比較、相手の主張内容を検討し、防御方法を依頼者の立場に立って考え、対応します。
商標権の効力が及ばない範囲の使用であることの主張
商標権の侵害である等として、使用の中止などを求める通知、警告書などが届いた場合には、すぐに弁理士に相談をするべきです。
この場合、相手の主張をよく検討し、使用している商標が同一または類似のものであるかどうか、商標を使用している業務が相手の商標の指定商品・指定役務と同一・類似であるかどうかの検討が必要です。
これらが、同一でも類似でもない場合、そもそも相手の主張が正当でなく、商標権侵害にはあたらないということもあるからです。
商標権侵害とはならないことの効果
同一または類似の商標の使用である場合にも、商標権侵害とはならない例外規定もあります。
商標権の効力が及ばない範囲（商標法第２６条）での使用である場合には、その旨を相手に説明し、商標使用の正当性を主張することができます。
「（商標権の効力が及ばない範囲）
第二六条 商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含む。）には、及ばない。」
商標権の効力が及ばないとは、商標権の行使として、使用の差し止めや損害賠償請求等ができない、請求をしても認められないということになります。
商標権の効力が及ばない場合
（自己の氏名・名称等）
「一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」
商標登録されている商標であっても、自己の氏名や名称等を、普通に表示する分には、商標権侵害にはなりません。
（商品・役務の普通名称・品質表示等）
「二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標」
商品の普通名称や品質表示、産地表示、原材料表示など、役務の効能や用途、質などを普通に表示する分には、商標権侵害にはなりません。
（商品・役務の慣用表示等）
「四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標」
商品や役務について、慣用されている表示をすることは、商標権侵害にはなりません。
（その他の識別力がない表示）
「五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」
商品等が当然に備える特徴や、その他の識別力がない態様による表示は、商標権侵害にはなりません。
（氏名・名称等の表示が不正競争目的である場合の例外）
「２ 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。」
地理的表示について商標権の効力が及ばない場合
「３ 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。）第三条第一項の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第二条第三項に規定する地理的表示（以下この項において「地理的表示」という。）を付する行為
二 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により商品又は商品の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
三 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により商品に関する送り状に地理的表示を付して展示する行為」
商標権の効力を制限する趣旨
「本条一項は、商標権の効力が制限される場合を規定する。すなわち、業務を行う者がその商品又は役務について本項各号に掲げる商標を普通に用いられる方法で使用をする場合にまで商標権の効力を及ぼすのは妥当でないと考えられるからである。本項の立法趣旨は三つある。第一に過誤登録に対する第三者の救済規定であると考えられる。すなわち、他人の肖像等については四条一項八号で、また商品又は役務の普通名称等は三条一項一号から三号までによって特別顕著性がないものとして登録されないのであるが、誤って商標登録があった場合でも商標登録の無効審判手続によるまでもなく、他人に商標権の効力を及ぼすべきではないとの趣旨によるのである。この点はとくに四七条の除斥期間が経過して無効審判の請求ができなくなった後に実益がある。第二はその商標自体は不登録理由に該当しないため商標登録を受けることができ、したがって、類似部分については禁止権の効力が及ぶこととなったが、その類似部分に本条に掲げられたものを含むため、その部分にまで商標権の効力を及ぼすのは妥当ではないと考えられるときに、当該部分の禁止的効力を制限する場合である。たとえば、仮に『アスカレーター』と『エスカレーター』とが類似であるとし、『アスカレーター』は登録要件を満たしているが『エスカレーター』は普通名称であるというような場合があるとすると『アスカレーター』は登録されるが当該商標権の効力は本条によって『エスカレーター』には及ばないのである。第三は後発的に本条に定めるものとなった場合に商標権の効力を制限し、一般人がそのものを使うことを保障するためである。
例えば、従来から使用されていた登録商標の名称と同一の名称の都市ができた場合等が考えられよう。」
（「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」〔第20版〕）
「〈ＧＩ法に規定する地理的表示〉ＧＩ法に規定する地理的表示とは、①特定の場所、地域又は国を生産地とするものであり、かつ、②品質、社会的評価その他の確立した特性が当該生産地に主として帰せられるものであることが特定できる特定農林水産物等の名称をいう（ＧＩ法二条三項）。」
（「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」〔第20版〕）
先使用であることの主張
商標権の侵害である等として、使用の中止などを求める通知、警告書などが届いた場合には、相手の主張をよく検討し、使用している商標が同一または類似のものであるかどうか、商標を使用している業務が相手の商標の指定商品・指定役務と同一・類似であるかどうかの検討が必要です。
同一または類似の商標の使用である場合にも、商標権侵害とはならない例外規定もあります。
先使用（商標法第３２条）での使用である場合には、その旨を相手に説明し、商標使用の正当性を主張することができます。
先使用と認められるための要件
「（先使用による商標の使用をする権利）
第三二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際（第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項（第六十条の二第二項において準用する場合を含む。）において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際）現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。」
先に使用していただけではなく、不正競争の目的でなくその商標を使用していたことが必要になります。
さらに、その商標またはこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたことを必要とします。
混同防止表示請求
「２ 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。」
先使用であると認められ、商標権侵害とはならない場合であっても、商標権者から、混同防止のための表示を請求される場合があります。
先使用を認めることの趣旨
「本条は、いわゆる先使用権についての規定である。すなわち、他人の商標登録出願前から不正競争の目的ではなくその出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標を使用していて、その商標が周知商標になっている場合は、その後継続して使用する限りはその企業努力によって蓄積された信用を既得権として保護しようとするものである。言い換えれば、未登録周知商標についての保護規定である。ここに『広く認識された』範囲は、四条一項一〇号の範囲と同様であると考えられるが、これを要件としたのは、相当程度周知でなければ保護に価する財産権的価値が生じないものとみられるからである。また他人の商標登録出願後における自己の当該商標の使用の継続を要件としたのも、長く使用を中断すれば、その間に保護すべき信用が減少しあるいは消滅すると考えたからである。
本条の存在理由は本来的に過誤登録の場合の救済規定である。すなわち、本条所定の未登録商標がある場合は、他人の出願は必ず四条一項一〇号に該当するはずだから他人の商標登録があるわけはないが、誤って登録された場合に、あえて無効審判を請求するまでもなく、その未登録周知商標の使用を認めようというのである。本条は、四条一項一〇号について善意に登録を受けた場合には除斥期間の適用があるので（四七条一項）、その登録後五年を経過した場合に特に実益がある。また、先使用権が認められる範囲はその使用をしていた商品又は役務についてその商標だけである。先使用権はその業務とともにする場合を除き移転は認められない。本項の括弧書は、商標登録出願の解釈を明確にするためのものである。なお、本項の権利があるかどうかについて、二八条の判定を求めることができる。」
（「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」〔第20版〕）
「二項は商品又は役務の出所の混同防止のための規定である。使用許諾の場合と異なり、先使用権は商標権者の意思によらないで発生し、かつ、発生後にその規制が及ばないものであるから、かかる規定を必要とするのである。」
（「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説」〔第20版〕）
輸入差止申立手続
権利の侵害は、国内だけに限ったことではありません。
むしろ、グローバル化が進展し、製造業の海外移転が進んだ今日では、権利の侵害となる物品が輸入され国内に流通するルートは通常みられることです。
この侵害を止めるには、海外の製造拠点に対し直接の権利行使をする方法もありますが、調査の困難さや外国弁護士費用などの問題もあり、容易ではありません。
国内では、輸入物品を税関において差し止める手続きがあります。
弁理士が行うことができる関税定率法に基づく税関での手続き（水際業務）は、侵害物品の認定手続における権利者側の代理です。弁理士は、特許権者、商標権者などの権利者側の代理を行います。
輸入者側の輸入手続代理は通関業法に基づく通関士並びに弁護士が行います。
弁理士が行う手続きには、侵害物品の認定申立と、認定手続の中での権利者の代理、税関長の処分に不服がある場合の行政不服審査請求があります。
関税定率法２１条1項５号では、特許権・実用新案権・意匠権・商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品（侵害品）が輸入禁制品として規定されています。
税関長は、所定の手続（４項）を経て、このような物品を没収廃棄したり、積み戻しを命じることができます。
所定の手続とは、その貨物（「疑義貨物」）が侵害品に該当するかどうかを認定する手続のことで、具体的には下記の手続が行われます。
認定手続
税関長自らの判断もしくは情報提供に基づいて職権で疑義貨物についての認定手続が開始されます。
１ 税関長が認定手続の開始を権利者、輸入者双方に通知します。
２ 税関長が権利者に、貨物が侵害品にあたるという証拠提出、意見陳述の機会を与えます。
３ 税関長が輸入者に、貨物が特許権等の侵害品にあたらないという証拠提出、意見陳述の機会を与えます。
４ 税関長が権利者に、輸入者から提出された証拠等について、意見を述べる機会を与えます。
５ 認定の結果と認定の理由が両当事者に通知されます。
６ 認定結果の通知前に、疑義貨物の廃棄等の理由で貨物が輸入されないこととなった場合、その旨を両当事者に通知して認定手続をとりやめます。
自己の商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する貨物が輸入されようとしていることを知った者（権利者）は、輸入を差し止めるため、税関長に、その物品について上記の認定手続をとるように申し立てることができます。
輸入差止申立て
１ 所定の事項を記載した申立書と疎明証拠を税関長に提出します。
２ 税関長から申立受理（又は不受理）の通知が送付されます。
３ 税関長が申立を受理し、上記の認定手続をとった場合、税関長は、申請に基づき権利者及び輸入者に申立対象となった貨物の点検の機会を与えます。
４ 権利者の代理人として点検の申請書を指定期限内に提出し,点検を実施します。
５ 認定手続開始後は、認定手続と同様に行われます。
６ 申立受理後、税関長の判断で申立人（権利者）が供託金を納付します。
財務大臣に対する手続
上記の認定手続または輸入差止申立手続に対する税関長の処分に不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、財務大臣に審査請求を行うことが可能です。
この場合に、弁理士は、権利者の代理人として審査請求手続の代理をすることができます。
商標権侵害の刑事罰
侵害の罪
商標権侵害を故意に行ったときは、刑事罰があります。
（１）商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
（２）商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為（第37条又は第67条）を行った者は、５年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
両罰規定
法人の代表者または法人・人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、商標権侵害の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科することとされ、その金額は３億円以下の罰金刑とされています。