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商標ライセンス-契約・侵害

弁理士のライセンス関連業務

商標は、登録になれば独占的に使用することができる権利です。
自分で使用ができることは当然ですが、他人に使用させることも自由です。他人に使用許諾をする場合には、契約をきちんと交わすことが必要です。

商標のライセンス契約は、たとえば、親会社が子会社に使用させる、取引先に使用させる、個人が会社に使用させる、フランチャイズ契約や販売代理店契約などに付随して使用させる、といったような様々なケースが想定されます。

弁理士は、商標権などのライセンス契約において、契約書の作成や、許諾した使用権の特許庁への登録手続などを行います。

弁理士法では、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置、著作物(著作権法に規定する著作物)に関する権利、技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約、その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができるとされています。

ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。
契約代理の対象となるものは、商標など産業財産権四法に関するもの、回路配置、著作物に関する権利並びに技術上の秘密に限定されます。

「通常実施権」の規定は例示であり専用実施権及び通常使用権、専用使用権などの様々なライセンス契約業務を行います。

通常実施権とは、複数の他人に対し、使用の許諾をするもので、特約がない限り、許諾を受けた者は独占的に使用許可されたわけではなく、契約の範囲内で使用許可されているという権利です。
専用使用権は、独占的な使用許可がされるという内容で、特許庁に対し登録をすることにより正式に権利が生じます。

なお、「媒介」とは、斡旋、仲介業務を意味します。
また、相談業務は、契約締結の代理や媒介等に係わる相談全般について行うもので、当サイトにおいてもご相談を受け付けております。

商標ライセンス

商標登録は、商標を保護するための商標法に基づき行う手続です。
商標登録の対象となるのは、商標(マーク)であり、その商標に付帯する商標使用者の業務上の信用です。取引の場における信用秩序の維持により、産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することも目的としています。
商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、役務商標(サービスマーク)があります。企業の名称(商号)なども、商品または役務について使用する限り、商標登録をすることにより保護されます。

商標ライセンス
商標権者は、登録商標を独占的に使用する権利を専有します。自分で使用してもよいし、他人に商標を使用させてもよいのです。これをいわゆるライセンスといっています。
使用権には、設定行為で定めた範囲内で独占的にライセンスの許諾をする「専用使用権」と、設定行為で定めた範囲内で非独占的にライセンスの許諾をする「通常使用権」とがあります。
専用使用権は、特許庁に登録をすることにより発生します。
通常使用権は、複数の他人に許諾をすることができますが、特定の他人にのみ許諾をする独占的通常使用権とすることもできます。

商標登録を受ける権利のライセンス

商標登録を受ける権利とは、商標登録出願をすることにより、商標権が成立する前に生じている権利です。
商標登録を受ける権利は、発明・考案・意匠の創作のように、創作によって発生するものではなく、商標選択をして出願することにより発生するもので、商標登録出願人に帰属します。

商標登録を受ける権利は、移転することができますが、商標権が成立していない不安定な権利であるために質権の目的とすることはできません。
商標登録を受ける権利が共有であるときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡することができません。

商標登録出願のライセンス
商標登録出願中のものについても、商標登録を受ける権利の使用許諾をすることができます。
ただし、専用使用権は、成立した商標権について登録により発生するものですので、商標登録を受ける権利について専用使用権を設定することができません。独占的に使用許諾をする契約は可能ですが、独占的通常使用権であると解釈されます。
また、ライセンス契約が締結された後に、商標権が成立せず拒絶になったり、成立しても後に無効になることがあります。
このため、支払い済のライセンス料の不返還条項や、無効審判への対処の協力義務などを契約上設定することがあります。

その他の商標ライセンス

登録商標や、商標登録を受ける権利以外にも、関連する商標・ブランド等のライセンスをすることができます。

著作権ライセンス
たとえば、衣類や文房具類その他の物品についての意匠に利用されるキャラクターなどの絵柄、デザイン画、テキスタイルデザインの絵柄、カバンの生地の柄、その他の平面的なデザインや、立体的看板・店舗デザインなどの立体的デザインについて、著作権がある場合には、著作権についても同時にライセンスについて考慮する必要があります。

立体商標
特に立体のデザインについて、立体的形状からなる商標(立体商標)として機能するものについて、ライセンス契約を締結することができます。
立体商標は、所定の登録要件を満たせば登録することもできますが、たとえば単なる機能的形状、ありふれた形状などとして登録できない、あるいはできなかった商標であっても、きちんと使用方法などを管理して継続的に使用することにより、次第に営業表示として周知になることもあります。
使用をすることについては特に問題ないこのような商標などについて、ライセンス対象に含めることは可能であり、使用方法やデザインなどの適切なブランド管理をすることができます。
立体的看板・店舗デザインなどの立体的デザインについて、著作権の保護対象とならないような場合でもライセンス対象に含めることができます。

未登録商標
たとえば一般的名称や品質表示、ありふれた表示、キャッチフレーズなどとして登録できない、あるいはできなかった商標であっても、きちんと使用方法などを管理して継続的に使用することにより、次第に営業表示として周知になることもあります。
使用をすることについては特に問題ないこのような商標などについて、ライセンス対象に含めることは可能であり、使用方法やデザインなどの適切なブランド管理をすることができます。

商品等表示
商品等表示は、不正競争防止法で保護される、他人の周知な商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業の表示)をいいますが、立体的デザインなどが、同時に著名な営業表示として機能するものについて、ライセンスすることができます。
不正競争防止法で保護される著名な商品等表示ではなくとも、ライセンス対象に含めることが可能です。

商標のライセンス契約の注意点

契約の対象となるものは、商標権などの登録済の権利のほか、出願中の商標や、これに関連する知的財産、さらには営業秘密や技術上の秘密、ノウハウ、著作物に関する権利などを含めることができ、その内容を明確にしておく必要があります。

「通常実施(使用権)」は、権利者が複数の者に対し実施・使用許諾を与えることができるものです。ただし独占的に実施・使用許諾を付与する特約があればそのようにすることができます(独占的通常実施権)。
専用実施(使用)権は、単独の者に対し実施・使用許諾を与えるものであり、特許庁への登録を必要とします。

また、ライセンスを得た者が、さらに第三者に対し実施(使用)許諾(再許諾)を与えることができるかどうかを取り決めておく必要があるでしょう。

実施(使用)料の取り決めも、売上に対するパーセンテージ、利益に対するパーセンテージのほか、契約時に支払うかどうか、あるいは最低販売数量や最低金額などの取り決めをしておく必要があると思います。


商標権の使用許諾をする範囲の確定
商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利があり、さらにライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務(サービス)すべてについて使用許諾することも、特定の商品・役務についてのみ使用許諾することもできます。
また、使用許諾の期間、地域などの範囲を明確に規定しておくことが必要です。

商標の適正使用の必要性
商標は、その使用を通じてブランドの知名度や信用を向上させるものであり、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。

商標の管理や使用方法については特に注意を払う必要があり、使用許諾をした相手方当事者に対してもその指導・管理をする必要があります。
また、商標の不正使用や、不使用を避けなければなりません。使用許諾をした相手が不正使用や不使用をすることにより、商標が取り消されてしまう場合が、商標法に規定されています。

また、商標法の規定には触れなかったとしても、実際のビジネスにおいては、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。そこで契約の相手には、商品の製造・販売などの面で信用できる相手を選択し、商品のチェックや品質管理、顧客サービスの管理など、あらゆる取引面における注意をしなければなりません。

商標の不使用による取消について
商標法の規定によって、継続して3年以上、日本国内において、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが、各指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その商標登録を取り消す審判請求がされることがあります。

商標の普通名称化について
たとえ登録商標であっても、第三者に使用されるなどして、あたかも一般的な普通の言葉として使用される状態になることがあり、これを放置していると、その商品・役務の普通名称、その商品・役務について慣用されている商標などになってしまうおそれがあります。
普通名称、慣用名称になってしまうと、第三者がその登録商標を使用しても、権利行使ができなくなってしまうおそれがあるばかりか、商標権に無効理由が生じてしまうことがありえます。

無効審判を請求されるおそれがありますし、無効にされなくても、普通名称・慣用商標。単なる品質等の表示など、需要者が「何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」、つまり識別標識として機能しない一般的な言葉になってしまうと、誰もが使用することができるようになってしまいます。

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