普通に使用される言葉と思っていたら、他社から商標権侵害といわれました
普通に使用されている識別力のない言葉かどうかなど、まずは客観的な状況を見て、多角的な検討をしたうえでの対応が必要となりますので、弁理士に相談するようお勧めいたします
商品やサービスの普通名称、慣用商標、単なる産地・販売地・品質表示などの言葉は、通常登録はできないのですが、図形やデザインされた書体などとして登録されることもあります。
あるいは、商標登録された時点では、これらに該当しない、識別力のある商標であったものが、登録後にいつのまにか、多くの人が使用することによって、普通名称や慣用商標、品質表示などの誰もが使用できる言葉になってしまう場合があります。
したがって、ごく普通の書体で、これらの言葉が有効に商標登録されていることがありえます。
自分だけでの拙速な判断は禁物
商品やサービスの普通名称や、慣用商標、単なる産地・販売地・品質表示などの言葉を普通に使用するだけであれば商標権の効力は及ばず、使用しても問題ないことも多くあります。
どのような商標が、どのような商品・役務について登録されているかによってケースバイケースですので、いちがいにはお答えできません。
しかし、相手方から警告を受けている状況です。
対応を間違えると、訴訟などに発展してしまう恐れもありますが、適切な対応をすることにより、交渉だけで解決する、回答書だけで終わるといったこともありえます。
普通名称か、慣用されている言葉か、単なる品質表示にあたるかといった判断が困難なケースもありますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相手方の商標権について確認する
まずは相手方自分の商標権が有効に存在し、その内容がどのようになっているか確認することが必要です。
存続期間内であるか、権利者名や所在地は、といった内容を確認します。
商標権の独占的効力・禁止権的効力との関係から、商標の構成・態様と、指定商品・指定役務について確認します。
自分の使用状況について確認する
登録商標の独占権、禁止権の範囲(商標の構成・態様)での使用かどうか、商標として使用しているものかを確認する必要があります。
登録商標と同一、または類似の商標でなければ、登録商標と同一・類似の商品・役務について使用していても、商標権の侵害とはなりません。
商標の類似判断にあたっては、外観類似、称呼類似、観念類似についての判断があります。
また、商標として使用しているとは、商品名やサービス名、ブランド名などの、自分の事業の出所を識別し、他人の事業のものと区別する営業標識として使用しているということです。
商標権の効力が及ばない範囲での使用でないかどうか
これらのことを確認したうえで、商品やサービスの普通名称や、慣用商標、単なる産地・販売地・品質表示などの言葉を普通に使用するだけであれば商標権の効力は及ばず、使用しても問題ない言葉であるかどうかの検討を行います。
登録商標と同一・類似の商標について、同一・類似の商品・役務について使用している場合であっても、商標権の効力が及ばない範囲での使用、すなわち商標権侵害とは認められない場合があります。
(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
単なる普通名称、慣用商標、商品の品質や産地、販売地、原材料、効能や用途、サービスの内容などを普通に表示しただけのものは、登録商標であっても、普通に使用している分には問題ないということになります。
商標権の効力が及ばない範囲かどうかの判断には、識別力調査が必須
識別力とは、商品の普通名称や品質表示・産地表示などではなく、商標が他の商標と識別できるものであることをいいます。
識別力がない商標は、商標法第26条によって、普通に用いられる方法で表示することが認められているからです。
識別力の有無は、指定商品・指定役務との関係でその商標に識別力があるかどうかは、具体的な指定商品・指定役務との関係で考えます。
たとえば、「アップル」は指定商品「りんご」についての普通名称ですが、指定商品「電子計算機、スマートフォン」等との関係では、普通名称や品質表示ではなく、識別力があると考えられます。
識別力調査にあたっては、インターネット検索、主要な辞書・用語辞典等の調査、登録例・審決例・判決例の検索・調査、その他、関係業界や需要者の状況などの調査を行うことが有効です。
インターネット検索は、識別力の有無を調べたい言葉が、どのくらいの件数、使用されているか、一般的に使用される言葉として使われているか、それとも特定の出所を示す商標として使われているか、インターネット上の各種の辞書、用語辞典などでどのように使用されているか、使用されている状況が、ある特定の出所を示す商標として、周知・著名の域に達していそうか、などの判断に用いられます。
主要な辞書・用語辞典等の調査では、 「広辞苑」(岩波書店)、「大辞林」(三省堂)、 「現代用語の基礎知識」(自由国民社)などを活用しての調査を行います。
その業界の辞書や業界紙なども役に立つ場合があるでしょう。
特許庁での登録例、各種の審決、判決など、登録例・審決例・判決例の検索・調査により判断する作業が必要なケースも多々あります。
相手方の商標権に無効理由や取消理由がないかどうか、正当に使用する権利がないかどうかの検討も
そもそも、登録商標が、単なる普通名称、慣用商標、商品の品質や産地、販売地、原材料、効能や用途、サービスの内容などを普通に表示しただけのものである場合には、たとえ有効に登録されていたとしても、無効理由がある場合があります。
逆に相手方の商標権について、無効審判等により無効・取消にできないかどうか、検討してみることもできます。
また、相手方の商標登録出願より以前から、同一・類似の商標の使用を使用していた結果、自分の方が周知商標となっていた場合に、一定の要件の下で、商標の使用を継続することができる先使用(商標法第32条)が認められる場合もあります。
こうした多角的な検討を慎重に行ったうえで、相手方からの警告に対し回答をする等の対応をするため、弁理士に相談されることをお勧めいたします。