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商標権の侵害をやめさせたいのですが?

商標権の効力、使用状況などまずは客観的な状況を判断し、多角的な検討をしたうえでの対応が必要となりますので、弁理士に相談するようお勧めいたします

商標権者または専用使用権者は、自己の商標権または専用使用権を侵害する者、侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます。

また、商標権者・専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却、その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができます。

ただし、一見して、商標権を侵害されているように思えても、侵害には該当しない場合、商標権の効力が及ばない場合、その他、有効に権利行使ができるかどうか、客観的な判断を必要とします。

専門家に相談することなく、たとえば商標を使用している相手方に対してコンタクトをとるなど、拙速な行動は厳禁です。

商標権の独占的効力・禁止権的効力

商標法では、商標権の独占的効力について下記のように規定しています。

(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

同一商標のみならず、類似商標の使用を禁止する禁止権についても、下記のように規定されています。

(侵害とみなす行為)
第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
(後略)

自己の商標権について確認する

当たり前のことと思うかもしれませんが、まずは自分の商標権が有効に存在し、その内容がどのようになっているか確認することが必要です。
存続期間内であるか、更新登録の必要はないかどうか。
住所、氏名や名称が変更になっていた場合に、商標権の表示変更をしていないと、裁判などの争いになったときに権利者と一致していないことになりますので、表示変更登録の申請をしておくことが必要です。

商標権の独占的効力・禁止権的効力との関係から、商標の構成・態様と、指定商品・指定役務について確認します。

したがって、権利行使をするのは商標権者である自分なのか、専用使用権を設定していないかどうか。
独占的な使用権として登録された専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有します。

相手方の使用について、商標として使用しているかどうか確認する

相手方が使用している商標の使用状況を、確認する必要があります。
発見した使用のそれぞれについて、確認します。

相手方は、商標としての使用をしているでしょうか。
商標として使用しているのでない場合には、そもそも商標権侵害にはあたらないということになります。

商標として使用するとは、商品名やサービス名、ブランド名などの、自分の事業の出所を識別し、他人の事業のものと区別する営業標識として使用するということです。

一例として、自分の事業の出所としてではなく、商標権者のものについて言及している表示であれば、当然に商標権侵害とはなりません。
また、単なる会社名の中に商標と同じ文字が含まれているだけでは、商標としての使用とは言えないと考えられます。

単なる説明文の中にたまたま商標と同じ文字が含まれている場合であって、登録商標の識別力が弱いといった場合に、商標として使用しているとは考えられず、商標権侵害とは認められない可能性があることもありそうです。

もっと詳しく 識別力調査

登録商標の独占権、禁止権の範囲(指定商品・指定役務)での使用かどうかを確認する

相手方が商標として使用している場合であっても、登録商標の指定商品・指定役務について使用しているものかどうか、確認しなければなりません。
あるいは登録商標の指定商品・指定役務に類似する商品・役務について使用しているか、確認することが必要です。

よくある勘違いの一例として、相手が広告に商標を使用しているから商標権侵害だと考えたとしても、食品の広告に商標を使用しているのであれば、第35類の「広告業」での使用には該当しません。

さらに多い思い違いとしては、相手が書籍の題号、書籍の見出しなどの内容に商標を使用しているから商標権侵害だと考えたとしても、書籍の内容を記載した著作物に過ぎず、商標として使用しているとはいえないという事例が多くあります。
映像のタイトルなどについても、裁判などでは類似の事例が見られます。

商標の「使用」については、商標法第2条第3項にあります。

3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
(後略)

相手方が先使用でないかどうかの確認

相手方の使用が、同一・類似の商標の使用である場合にも、商標権侵害とはならない例外規定もあります。
先使用(商標法第32条)での使用である場合です。
先使用権者は、一定の要件の下で、商標の使用を継続することができます。

商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく、登録商標と同一・類似の商標を使用していた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が相手方のの業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、先使用にあたります。

混同防止をしながら、これまでの商標使用を継続する分には、相手方の使用は商標権侵害にはならないという例外規定です。

登録商標の独占権、禁止権の範囲(商標の構成・態様)での使用かどうかを確認する

登録商標と同一、または類似の商標でなければ、登録商標と同一・類似の商品・役務について使用していても、商標権の侵害とはなりません。

商標の類似判断にあたっては、外観類似、称呼類似、観念類似についての判断があります。
商標登録出願の審査においても、これらの類否判断が行われます。

もっと詳しく 商標の類似(商標法第4条第1項第11号)

ただし、商標権侵害訴訟においては、実際の商標の使用態様や、取引の実情など、個別具体的な判断が加わってきますので、慎重に使用状況を見きわめる必要があります。

商標権の効力が及ばない範囲での使用でないかどうか

これまでの検討で、相手方が、登録商標と同一・類似の商標について、同一・類似の商品・役務について、商標として使用していることの確認ができたとしましょう。

この場合であっても、商標権の効力が及ばない範囲での使用、すなわち商標権侵害とは認められない場合があります。
商標法第26条に規定があります。

(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

単なる普通名称、慣用商標、商品の品質や産地、販売地、原材料、効能や用途、サービスの内容などを普通に表示しただけのものは、登録商標であっても、商標権に基づく権利行使が認められないということになります。

自己の商標権に無効理由、取消理由がないかどうか

そもそも、登録商標が、単なる普通名称、慣用商標、商品の品質や産地、販売地、原材料、効能や用途、サービスの内容などを普通に表示しただけのものである場合には、たとえ有効に登録されていたとしても、無効理由がある場合があります。

こうした場合には、商標権侵害だとして相手方に警告するなどしたら、逆に商標権について無効審判を起こされて、それが認められると商標権が初めからなかったことにされる可能性があります。

その他にも、正当な理由なく3年以上商標が不使用だった場合に商標権が取り消される取消審判、商標の不正使用を理由とする取消審判などがあります。

これらの可能性についても検討しておかなければなりません。

拙速に相手方に接触せず、証拠の収集・保管を

商標権を侵害していると考える相手方は、どのような形で商標を使用しているでしょうか。
商品名として、ブランド名として、ロゴとして、商品のパッケージ、広告、ウェブサイトで、など、様々な使用態様、状況があろうかと思います。

拙速に相手方に連絡をすると、商標を使用している証拠などを削除したり、回収したりされる可能性があります。
裁判になった場合には、証拠に基づき事実認定がされます。
したがって、相手方の商標の使用に関する証拠を、裁判の証拠に採用される形で、収集し保管しておく必要があります。

商標権侵害についての警告書

ここまで検討し、準備して、相手方に対し商標権侵害について、通知、警告等をすることができます。

通常は、内容証明(配達証明付)などを送付して通知、警告をする等をしますが、相手方との関係を考えて、最初は普通の書簡やメールなどでの連絡にする場合もあります。
たとえば、取引の関係を考えたり、解決する見込みを考慮したりといった場合です。

商標権侵害訴訟

このような通知や交渉で決着がつかなければ、裁判により請求をすることになります。
商標権が侵害されると、差止請求権、損害賠償請求権などを行使することができます。

その他、裁判所に緊急の使用差止めを求める仮処分の申立や、裁判外の手続で解決を図る仲裁・調停などの手続によることもあります。
外国からの輸入商品の場合に、税関における輸入差止申立手続をすることもあります。

商標法では、他人の侵害行為等について、無断使用を差し止める差止請求権のほか、損害賠償請求権について、下記のように規定されています。

(差止請求権)
第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

損害賠償請求は、民法第709条の不法行為による損害賠償請求権に基づくものです。

なおその特則として、商標法では下記のように規定されています。

(損害の額の推定等)
第三十八条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。
(後略)


関連ページ:

もっと詳しく 侵害に対する警告

普通に使用される言葉と思っていたら、他社から商標権侵害といわれました

普通に使用されている識別力のない言葉かどうかなど、まずは客観的な状況を見て、多角的な検討をしたうえでの対応が必要となりますので、弁理士に相談するようお勧めいたします

商品やサービスの普通名称、慣用商標、単なる産地・販売地・品質表示などの言葉は、通常登録はできないのですが、図形やデザインされた書体などとして登録されることもあります。

あるいは、商標登録された時点では、これらに該当しない、識別力のある商標であったものが、登録後にいつのまにか、多くの人が使用することによって、普通名称や慣用商標、品質表示などの誰もが使用できる言葉になってしまう場合があります。
したがって、ごく普通の書体で、これらの言葉が有効に商標登録されていることがありえます。

自分だけでの拙速な判断は禁物

商品やサービスの普通名称や、慣用商標、単なる産地・販売地・品質表示などの言葉を普通に使用するだけであれば商標権の効力は及ばず、使用しても問題ないことも多くあります。

どのような商標が、どのような商品・役務について登録されているかによってケースバイケースですので、いちがいにはお答えできません。

しかし、相手方から警告を受けている状況です。
対応を間違えると、訴訟などに発展してしまう恐れもありますが、適切な対応をすることにより、交渉だけで解決する、回答書だけで終わるといったこともありえます。

普通名称か、慣用されている言葉か、単なる品質表示にあたるかといった判断が困難なケースもありますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

相手方の商標権について確認する

まずは相手方自分の商標権が有効に存在し、その内容がどのようになっているか確認することが必要です。
存続期間内であるか、権利者名や所在地は、といった内容を確認します。

商標権の独占的効力・禁止権的効力との関係から、商標の構成・態様と、指定商品・指定役務について確認します。

自分の使用状況について確認する

登録商標の独占権、禁止権の範囲(商標の構成・態様)での使用かどうか、商標として使用しているものかを確認する必要があります。

登録商標と同一、または類似の商標でなければ、登録商標と同一・類似の商品・役務について使用していても、商標権の侵害とはなりません。
商標の類似判断にあたっては、外観類似、称呼類似、観念類似についての判断があります。

また、商標として使用しているとは、商品名やサービス名、ブランド名などの、自分の事業の出所を識別し、他人の事業のものと区別する営業標識として使用しているということです。

商標権の効力が及ばない範囲での使用でないかどうか

これらのことを確認したうえで、商品やサービスの普通名称や、慣用商標、単なる産地・販売地・品質表示などの言葉を普通に使用するだけであれば商標権の効力は及ばず、使用しても問題ない言葉であるかどうかの検討を行います。

登録商標と同一・類似の商標について、同一・類似の商品・役務について使用している場合であっても、商標権の効力が及ばない範囲での使用、すなわち商標権侵害とは認められない場合があります。

(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。
一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

単なる普通名称、慣用商標、商品の品質や産地、販売地、原材料、効能や用途、サービスの内容などを普通に表示しただけのものは、登録商標であっても、普通に使用している分には問題ないということになります。

商標権の効力が及ばない範囲かどうかの判断には、識別力調査が必須

識別力とは、商品の普通名称や品質表示・産地表示などではなく、商標が他の商標と識別できるものであることをいいます。
識別力がない商標は、商標法第26条によって、普通に用いられる方法で表示することが認められているからです。

識別力の有無は、指定商品・指定役務との関係でその商標に識別力があるかどうかは、具体的な指定商品・指定役務との関係で考えます。
たとえば、「アップル」は指定商品「りんご」についての普通名称ですが、指定商品「電子計算機、スマートフォン」等との関係では、普通名称や品質表示ではなく、識別力があると考えられます。

識別力調査にあたっては、インターネット検索、主要な辞書・用語辞典等の調査、登録例・審決例・判決例の検索・調査、その他、関係業界や需要者の状況などの調査を行うことが有効です。

もっと詳しく 識別力調査

インターネット検索は、識別力の有無を調べたい言葉が、どのくらいの件数、使用されているか、一般的に使用される言葉として使われているか、それとも特定の出所を示す商標として使われているか、インターネット上の各種の辞書、用語辞典などでどのように使用されているか、使用されている状況が、ある特定の出所を示す商標として、周知・著名の域に達していそうか、などの判断に用いられます。

主要な辞書・用語辞典等の調査では、 「広辞苑」(岩波書店)、「大辞林」(三省堂)、 「現代用語の基礎知識」(自由国民社)などを活用しての調査を行います。
その業界の辞書や業界紙なども役に立つ場合があるでしょう。

特許庁での登録例、各種の審決、判決など、登録例・審決例・判決例の検索・調査により判断する作業が必要なケースも多々あります。

相手方の商標権に無効理由や取消理由がないかどうか、正当に使用する権利がないかどうかの検討も

そもそも、登録商標が、単なる普通名称、慣用商標、商品の品質や産地、販売地、原材料、効能や用途、サービスの内容などを普通に表示しただけのものである場合には、たとえ有効に登録されていたとしても、無効理由がある場合があります。

逆に相手方の商標権について、無効審判等により無効・取消にできないかどうか、検討してみることもできます。

また、相手方の商標登録出願より以前から、同一・類似の商標の使用を使用していた結果、自分の方が周知商標となっていた場合に、一定の要件の下で、商標の使用を継続することができる先使用(商標法第32条)が認められる場合もあります。

こうした多角的な検討を慎重に行ったうえで、相手方からの警告に対し回答をする等の対応をするため、弁理士に相談されることをお勧めいたします。

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