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先に他人に出願されてしまったら、出願しても無駄ですか?

商標登録は先願主義と言って、先に出願した者が登録でき、後から同一・類似の商標は登録できませんが、不正に出願されてしまったなど、対応がとれる場合もありますので、個別に検討をいたします

類似商標が先に他人によって出願され、登録されてしまうと、商標登録ができません。
このことは、商標法第4条第1項第11号に規定されています。
このとき、商標が類似するということの意味は、ネーミングやロゴなどの商標が類似していて、しかも、指定商品・指定役務が同一・類似である場合です。

もっと詳しく 先に出願された他人の同一商標・類似商標(商標法第4条第1項第11号)

他人の商標登録出願が、登録されることを阻止できないかの検討

その商標が拒絶される可能性がある場合、その理由を述べた刊行物等提出書を特許庁に提出して、登録されないよう情報提供することができます。

しかし他人の登録を阻止できる場合には、自分が同一の商標で出願をしても、同じ理由で登録できない可能性があります。
自分は、登録できるような少し違った内容で出願できないか、同時に検討することも必要です。

他人の商標が登録されてしまう場合

他人のその商標が登録される可能性がある場合には、また別の検討が必要です。
不正目的の商標や、著名商標に類似する商標など、拒絶されるような理由がない場合には、他人の商標は先に出願をしたものとして、正当な権利として成立してしまう可能性があるからです。

商標権を取得した他人から、商標権侵害と言われないように、あるいは言われても対抗できるように、主張や証拠を用意しておけるか等、専門的な検討をしなければなりません。

対応には慎重に、専門的な検討が必要に

ご相談いただければ、状況を分析し、多角的な観点から、対応方法を検討いたします。

まずはその他人の出願が、たまたまご相談者の商標と同一あるいは類似のもので、偶然によるものでしょうか。
それとも、ご相談者の商標を知っていて勝手に無断で出願されたものでしょうか。

たまたま似たような商標に先を越されて出願してしまった場合、他人のその商標が正当に登録されてしまう可能性もあります。
その商標が拒絶されそうか、登録されそうか、まずは調査をする必要があります。商標調査は弁理士に依頼するべきです。

不正目的の出願や、公益を害する商標、著名商標などの場合には

その他人が、不正目的でご相談者の商標を出願したような場合には、ご相談者は商標登録出願をするとともに、他人の商標が登録されないよう、情報提供をすることを考えます。

他人が既に使用している商標を先取り的に出願する場合、国・自治体等の公益的な標章を関係のない第三者が出願する場合など、下記の商標法第4条各号の拒絶理由に該当し、登録を阻止できる可能性があります。

また、登録されてしまった後でも、異議申立による商標登録の取消や、無効審判による登録後の無効などの手続きをとれる場合があります。

たとえば、商標法第4条第1項には、下記のような、取消や無効に該当するものがあります。

六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標

七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

その他の注意事項

また近時、一部の出願人によって、出願手数料の支払いをしないのに、大量に商標登録出願をする事例が生じ、特許庁が注意喚起をしています。
手数料が支払われず、手続上の瑕疵のある出願については最終的に却下されますが、手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願については実体審査を開始されます。

ただし、そのような特許庁の運用に安心するだけではなく、他人の出願に対し情報をする、自分の出願について上申書等により状況を説明するなどして、できる限りの対処をすることが望ましいといえます。

指定商品・役務が類似するかどうか、どう判断されますか?

特許庁の指針である類似商品・役務審査基準に基づき判断されますが、例外的に異なる判断がされる場合があり、商標審査基準のほか取引の実情により総合的に判断されます

指定商品・指定役務が類似するかどうかは、商標登録出願の審査において重要です。

類似商標が先に他人によって出願され、登録されてしまうと、商標登録ができません。
このとき、商標が類似するということの意味は、ネーミングやロゴなどの商標が類似していて、しかも、指定商品・指定役務が同一・類似である場合です。

審査において、指定商品・指定役務が類似するかどうかが重要になるばかりか、商標権侵害かどうかなどが争われる裁判の場においても、商品・役務の類似は重要なポイントとなります。

ただし裁判においては、実際に使用している商標の態様、取引の状況など様々な事実認定と判断が重要視されますので、ここでは、商標登録出願の審査における判断について説明します。

類似商品・役務審査基準

指定商品・指定役務が類似するかどうかは、原則として類似商品・役務審査基準にしたがい、審査官によって次のように判断されます。

なお、類似商品・役務審査基準は、特許庁のウェブサイトにおいて確認できます。
詳しくは当サイトの下記ページにおいて説明しています。

もっと詳しく 区分/指定商品・指定役務(商標登録する)

類似群コードが同一であれば、類似の商品・役務として扱います。
類似群コードとは、アルファベットの数字の5文字からなる、商品・役務のそれぞれに割り振られたコードです。

個別に、類似商品・役務審査基準の備考に類似商品・役務であると記載されている「備考類似」の商品・役務については、通常の審査では類似としては扱われません。
しかし、異議申立や審判などにおいては類似の商品・役務であると推定され判断されます。

商標審査基準

類似商品・役務審査基準は、審査の基準の統一と効率化のために、類似の商品・役務を推定したものであって、原則としてはこの基準により判断されますが、個別に例外的な判断がされる場合があります。

類似商標に関する商標審査基準については、商標法第4条第1項第11号の説明において詳しく掲載しています。

もっと詳しく 先に出願された他人の同一商標・類似商標(商標法第4条第1項第11号)

類似商品・役務審査基準とは異なる考慮がされる場合

類似商品・役務審査基準とは異なる考慮がされる場合には、商標審査基準の下記にしたがい判断がされます。

商品の類否を判断するにあたっては、次の基準が総合的に考慮されます。
・生産部門が一致するかどうか
・販売部門が一致するかどうか
・原材料及び品質が一致するかどうか
・用途が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか
・完成品と部品との関係にあるかどうか

役務の類否を判断するに際しては、次の基準が総合的に考慮されます。
・提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか
・提供に関連する物品が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか
・業種が同じかどうか
・当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか
・同一の事業者が提供するものであるかどうか

商品と役務との間で、類似するものも

商品と役務の類否を判断するに際しては、たとえば次の基準を総合的に考慮した上で、個別具体的に判断されます。
・商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか
・商品と役務の用途が一致するかどうか
・商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか
・需要者の範囲が一致するかどうか

なお、商品と、その商品の小売・卸売に関する便益の提供(小売等役務)との間の類似関係は、通常の類似商品・役務審査基準にしたがって判断されます。

商標審査基準、類似商品・役務審査基準は絶対的な法令ではないが

商標審査基準、類似商品・役務審査基準は、あくまでも特許庁という行政の指針であって、法令ではありません。
審査官の審査の便宜のため、そして商標登録出願人の予見可能性のために、一般に公開され、審査の基準とされているものです。
通常の審査ではこれらの基準通りに行われますが、審判、裁判などで争われる場合があります。

もっと詳しく 商標審査基準の効力(判決例)

商標登録出願の審査は誰が行うのですか?

特許庁の審査官が、商標登録出願の審査を行います

商標登録出願がされると、はじめに書類に不備がないかどうか等の方式審査が行われます。
方式審査は、特許庁長官の名で行うこととされており、実際にはその命を受けて特許庁の方式審査課において審査がされます。

次いで、特許庁長官が指定する審査官によって、登録すべきかどうかの内容の審査(実体審査)が行われます。

審査官による審査の流れ

商標登録が認められるかどうかは、商標登録の要件を満たすかどうか、具体的には商標法第3条、第4条をはじめとする拒絶理由に該当しないかの審査によって結論が下されます。
したがって、審査官による審査が実質的に登録査定か拒絶査定かを決めることになります。

商標法では、下記のように規定されています。

(審査官による審査)
第十四条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

また、審査官は、商標登録出願が拒絶理由のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければなりません(商標法第15条)。

拒絶理由にあたるとき、つまり拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、審査官は、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません(商標法第15条の2)。

審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければなりません(商標法第16条)。
これが、登録査定です。
登録査定の後に、登録料を納付することにより、商標登録が完了します。

特許庁審査官の仕事

商標審査官の仕事には、商標審査業務、商標行政事務、商標審判業務があります。

商標審査業務は、上に書いたように、通常、審査官の業務として思い浮かべるような内容です。
商標行政事務は、商標の審査業務のほかにも、企画立案業務、法律改正業務、国際業務など、商標に関する行政に関する業務を行っています。

商標審判業務は、一定期間の商標審査業務・ 商標行政事務を経験した審査官が、商標審判官として行う業務です。

拒絶査定に対する不服を申し立てた場合には、複数の審判官により審理されます

商標の審査の結果、拒絶査定に不服がある場合には、審判請求をすることができます。
その場合には、特許庁の審判官の合議により審決までの審理を行います。

商標法では、下記のように規定しています。

(拒絶査定に対する審判)
第四十四条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。

また、審判手続きに関しては、詳細は特許法を準用し、下記のように記載されています。

(審判の合議制)
第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3 審判官の資格は、政令で定める。

(審判長)
第百三十八条 特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
2 審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。

審判長は、特許庁長官が指定します。

商標が類似するかどうかは、どのように審査されるのですか?

特許庁の指針である商標審査基準に基づき、外観類似、称呼類似、観念類似を総合的に判断します

指定商品・指定役務が類似するかどうかは、商標登録出願の審査において重要です。

類似商標が先に他人によって出願され、登録されてしまうと、商標登録ができません。
商標が類似するということの意味は、ネーミングやロゴなどの商標が類似していて、しかも、指定商品・指定役務が同一・類似である場合です。

審査において、指定商品・指定役務が類似するかどうかが重要になるばかりか、商標権侵害かどうかなどが争われる裁判の場においても、商品・役務の類似は重要なポイントとなります。

ただし裁判においては、実際に使用している商標の態様、取引の状況など様々な事実認定と判断が重要視されますので、ここでは、商標登録出願の審査における判断について説明します。

商標審査基準

文字商標、図形商標などの商標が類似するかどうかは、審査官によって、次のように判断されます。

商標は、現実の商品・サービス取引の実情では、時と所が異なる場面で人々の目に触れるものです。
そこで、2つの商標を同時に対比して観察するよりは、時と所が異なっている状況を想定した離隔的観察により判断されます。

商標と、指定商品・指定役務との関係や、現実の取引の実情を勘案し、需要者の注意力から、誤認や混同をするおそれがあるかどうか等を判断します。

類似商標に関する商標審査基準については、商標法第4条第1項第11号の説明において詳しく掲載しています。

もっと詳しく 先に出願された他人の同一商標・類似商標(商標法第4条第1項第11号)

外観類似、称呼類似、観念類似

具体的には、商標審査基準に基づき、個別・具体的に審査され判断されます。

1 商標の類否の判断は、商標の有する外観(見た目)、称呼(読み方)及び観念(意味合い)のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならないとされています。

外観類似の例
犬の図形の類似の例

称呼類似の例
松竹梅酒造と松竹梅は類似する

観念類似の例
カブトガニの図形とカブトガニは類似

2 商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならないとされています。

3 振り仮名を付した文字商標の称呼については、たとえば、「紅梅/こうばい」と「ベニウメ」は類似するとされます。

4 結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮し、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなときを除き、結合したそれぞれの商標の「部分」についても判断されます。

5 音声(称呼)のみによって判断するときは、全体の音の数や、母音・子音の類似と相違、音の強弱などの要素を総合的に判断します。

商標審査基準は絶対的な法令ではない

商標審査基準は、あくまでも特許庁という行政の指針であって、法令ではありません。
審査官の審査の便宜のため、そして商標登録出願人の予見可能性のために、一般に公開され、審査の基準とされているものです。
通常の審査ではこれらの基準通りに行われますが、審判、裁判などで争われる場合があります。

もっと詳しく 商標審査基準の効力(判決例)

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