弁理士の実務ファイル：拒絶理由
商標法では、登録できない商標として、商標法第３条（一般的登録要件）、商標法第４条（具体的登録要件）をはじめ、数多くの拒絶理由が定められています。
拒絶理由通知に対しては指定期間内（通常は４０日）に、意見書による反論、手続補正書による訂正などを行うことができます。
商標登録ドットコム™運営者（金原商標登録事務所）は2004年3月のサイト開設以来、数多くの商標登録出願を行い、拒絶理由通知への対応を行ってきました。
思わぬ拒絶理由通知を受領したことも正直いえばありますが、多くは出願前の段階でその可能性を判断し、出願人に報告してきたものです。
自分で出願した方が拒絶理由通知を受けたという相談で意見書等の作成を担当させていただくこともあります。
商標法の拒絶理由に対する対応は、商標法の条文や、特許庁の商標審査基準、過去の審決、判決例などの知識と、あらかじめ想定した反論するための材料、証拠などを、意見書の文章に落とし込むことが肝要です。
具体的な担当案件には触れないものの、弁理士が担当し、積み重ねてきた実践的な体験や実務の一端をご紹介します。
「拒絶理由通知」と聞いてビックリしないでも問題ないものも
特許庁の審査でよく指摘されがちな拒絶理由は？
弁理士である筆者が学んだ意見書の書き方の習得方法
「拒絶理由通知」と聞いてビックリしないでも問題ないものも
特許庁から、あるいは依頼した代理人である弁理士から、自分が出願した商標についての「拒絶理由通知」が届いたら、もう商標登録できないと思ってしまう出願人もいるようです。
しかし拒絶理由には必ず反論等の機会が与えられるもので、その段階ではまだ審査中です。
また、拒絶理由の中には、適切な対応をすることで問題なくその理由が解消でき、無事に登録になるものも少なくありません。
近年みられる拒絶理由に多いのは、商標法第３条柱書違反というものです。
出願した商標を使用する意思があるかどうかに疑義があり、確認を求める内容の通知です。
この拒絶理由は通常は対応可能です。
１区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいる場合や、第３５類の小売等役務について、類似関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合には、送られてくるものです。
これに対しては、指摘されたすべての指定商品・指定役務について、実際に使用していれば、そのことを説明します。
あるいは、商標の使用または使用意思の確認を行う手続きによるほうが、簡単かもしれません。
具体的には、商標を使用する商品・役務についての事業計画書と、商標を使用する意思を述べた書面を提出すれば、商標登録されるでしょう。
より簡単な拒絶理由は、商標法第６条に関するものです。。
・商標の使用をする一または二以上の商品または役務を指定して、商標ごとに出願する
・商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載する
この規定に反する拒絶理由は、誤記や、区分の間違いなどばかりではなく、新規なジャンルの商品やサービスなどについて、創意工夫をして記載したが訂正を求められた場合などでも通知されます。
通常は適切に手続補正書で訂正すれば、登録になりますし、弁理士の費用もかからないですむことが多いものです。
ただし区分を訂正した結果、区分の数が増加する対応方法をとる場合には、少なくとも特許印紙代がかかります。
特許庁の審査でよく指摘されがちな拒絶理由は？
商標登録出願の審査において、多い拒絶理由通知は、次のようなものです。
・商標法第３条第１項第３号の、単なる商品の品質表示、役務の内容表示等の商標
・商標法第３条第１項第６豪の、その他の識別力のない商標
・商標法第４条第１項第１１号の、他人の類似商標が先に登録されている商標
・商標法第４条第１項第１６号の、特定の指定商品・指定役務以外に使用するなどすれば品質誤認のおそれがある商標
これらの拒絶理由への対応方法では、意見書による本格的な反論や、ときには証拠の提出などが必要になることもあります。
商標登録ドットコム™の「商標の拒絶理由」のページでは、すべての拒絶理由について、商標法の各条文の解説、商標審査基準の解説、対応方法の説明、過去の審決例・判決例の紹介をしています。
弁理士である筆者が学んだ意見書の書き方の習得方法
弁理士である筆者は２０００年５月に事務所の開業をしたわけですが、弁理士登録は１９９８年で、しばらくは特許事務所で国内出願の事務責任者として担当していました。
当時はJ Plat-Patもなく、時代がかったMS-DOSのパソコンで民間事業者が提供するデータベース検索を行い、特許庁出身の商標担当弁理士の補助も行っていたのです。
ところが商標担当弁理士がお亡くなりになり、商標の担当も突然行うことになりました。
弁理士試験は通っているため基本的は法律知識はあったものの、意見書などの書き方を覚えていったのは次の方法によるところが大きかったと思います。
勤務先事務所の過去のファイルを倉庫から出してきて、これまでの出願書類、意見書、手続補正書などを一つ一つ読み込んでいきました。
当時はまだ、特許のオンライン出願はあったもののインターネット出願ではなく、商標登録出願に至っては、紙の商標見本を何枚も紙に貼り付けて提出するという古い方式だった時代です。
もう一つの方法は、事務所にあるファイルの案件だけでは事例の数が足りないため、過去の審決例・判決例を勉強することです。
拒絶査定に対する不服審判では、特許庁からの拒絶の理由や、審判でのそれに対する反論、そして最終的な結論である審決が調べられるので。意見書に応用できる内容です。
異議申立や無効審判の資料でも、同じように役に立ちます。
なお、特許庁が審査実務に用いている商標審査基準は、過去の審決例・判決例などの前例も盛り込みながら、何度も改訂されてきたものです。