先に他人に出願されてしまったら、出願しても無駄ですか？
商標登録は先願主義と言って、先に出願した者が登録でき、後から同一・類似の商標は登録できませんが、不正に出願されてしまったなど、対応がとれる場合もありますので、個別に検討をいたします
類似商標が先に他人によって出願され、登録されてしまうと、商標登録ができません。
このことは、商標法第４条第１項第１１号に規定されています。
このとき、商標が類似するということの意味は、ネーミングやロゴなどの商標が類似していて、しかも、指定商品・指定役務が同一・類似である場合です。
先に出願された他人の同一商標・類似商標（商標法第４条第１項第１１号）
他人の商標登録出願が、登録されることを阻止できないかの検討
その商標が拒絶される可能性がある場合、その理由を述べた刊行物等提出書を特許庁に提出して、登録されないよう情報提供することができます。
しかし他人の登録を阻止できる場合には、自分が同一の商標で出願をしても、同じ理由で登録できない可能性があります。
自分は、登録できるような少し違った内容で出願できないか、同時に検討することも必要です。
他人の商標が登録されてしまう場合
他人のその商標が登録される可能性がある場合には、また別の検討が必要です。
不正目的の商標や、著名商標に類似する商標など、拒絶されるような理由がない場合には、他人の商標は先に出願をしたものとして、正当な権利として成立してしまう可能性があるからです。
商標権を取得した他人から、商標権侵害と言われないように、あるいは言われても対抗できるように、主張や証拠を用意しておけるか等、専門的な検討をしなければなりません。
対応には慎重に、専門的な検討が必要に
ご相談いただければ、状況を分析し、多角的な観点から、対応方法を検討いたします。
まずはその他人の出願が、たまたまご相談者の商標と同一あるいは類似のもので、偶然によるものでしょうか。
それとも、ご相談者の商標を知っていて勝手に無断で出願されたものでしょうか。
たまたま似たような商標に先を越されて出願してしまった場合、他人のその商標が正当に登録されてしまう可能性もあります。
その商標が拒絶されそうか、登録されそうか、まずは調査をする必要があります。商標調査は弁理士に依頼するべきです。
不正目的の出願や、公益を害する商標、著名商標などの場合には
その他人が、不正目的でご相談者の商標を出願したような場合には、ご相談者は商標登録出願をするとともに、他人の商標が登録されないよう、情報提供をすることを考えます。
他人が既に使用している商標を先取り的に出願する場合、国・自治体等の公益的な標章を関係のない第三者が出願する場合など、下記の商標法第４条各号の拒絶理由に該当し、登録を阻止できる可能性があります。
また、登録されてしまった後でも、異議申立による商標登録の取消や、無効審判による登録後の無効などの手続きをとれる場合があります。
たとえば、商標法第４条第１項には、下記のような、取消や無効に該当するものがあります。
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標
七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）
十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもって使用をするもの（前各号に掲げるものを除く。）
その他の注意事項
また近時、一部の出願人によって、出願手数料の支払いをしないのに、大量に商標登録出願をする事例が生じ、特許庁が注意喚起をしています。
手数料が支払われず、手続上の瑕疵のある出願については最終的に却下されますが、手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願については実体審査を開始されます。
ただし、そのような特許庁の運用に安心するだけではなく、他人の出願に対し情報をする、自分の出願について上申書等により状況を説明するなどして、できる限りの対処をすることが望ましいといえます。