弁理士の実務ファイル：商標の相談（金原商標登録事務所）

弁理士の実務ファイル：商標の相談

商標登録ドットコム™運営者（金原商標登録事務所）は2000年5月に開業し、2004年3月に当サイトを開設。以来全国各地から数多くのお問い合わせ、ご依頼を受け、無料相談のやりとりは数万件にも及びます。
弁理士には守秘義務もあり、具体的な案件は公開できないものの、これまでの経験の蓄積からご相談者が商標登録について悩みがちなポイント、陥りやすい勘違い、弁理士の仕事が成果に結びついた実践的な秘訣などが見えてきます。その一端をご紹介します。

弁理士に相談するのはどの段階がいい？
企画・検討中の商標の話でも相談できる？
流行りはじめている名称
 類似商標と違う商標にして登録したいご相談
 類似商標があっても商標登録の機をうかがうことも

弁理士に相談するのはどの段階がいい？

商標登録の仕事の中にはもちろん。急ぎの案件もあります。
長年使用をしてきた自社の商標が真似されている、それも悪意をもって模倣するばかりか、無断で不正出願してされているといったケースがありました。現在進行中の案件でもそうした事例があります。
不正目的の出願については、登録を阻止する情報提供制度、異議申立などがありますが、万一登録されてしまうと、無効審判請求が必要になるなど、対処が遅くなればなるほど対応のハードルが上がります。
幸いに相手方の出願中に気がつけば、その商標が登録されるべきではない理由を、証拠とともにしかも匿名で情報提供することができます。
料金的にも、不正出願を阻止するまでの時間面でも、手続きの煩雑さからも、早いほうがいいのです。

企画・検討中の商標の話でも相談できる？

新規のサービスの開発や、新商品の企画の段階から、商標を登録したほうがいいのかのご相談を受けることもあります。
初期段階では、まだネーミングも決まっておらず、いくつもの案が出ては消え、商標調査の依頼を受けてその結果をご報告。これが何度も繰り返され、数か月が経過することもあります。
弁理士にしてみれば、調査する候補の数が多ければ最低限の調査費用を申し受けることはありますが、一律に一件いくらという費用請求をするものでもなく、いっこうに売上として計上されないご相談の往復が続くこともしばしば。
商標の制度の説明や、調査結果を受けて商標の類似の範囲の解説をしたり、時には採用候補となる商標の案を例示的にご提案することもあります。
当サイトでは制度や手続き、拒絶理由や登録事例などの解説ページも多くあるため、依頼者への説明時には役にたっています。

流行りはじめている名称

商標登録を専門とする弁理士の仕事をしている中で、「流行りだしている名称」を登録したいというお問い合わせが、実はあまりにも多くあります。
流行りだしている商品やサービスの名前であるといったケースで、それに便乗しようとしているケースも多々あります。
しかし、その「流行りだしている言葉」が、既に一般的に広く使われるようになっているのであれば、特定の人が商標登録をすることはできません（商標法第３条第１項第３号等）。
逆に、その「流行りだしている言葉」が、先行する特定事業者の商品名やサービス名として使われているのであれば、他人の周知商標であるとして、やはり商標登録をすることはできません（商標法第４条第１項第１０号等）。
ケースバイケースで、その他の拒絶理由に該当することもあります。

さらに、上記には該当せず、商標登録できる商標であったとして、既に他人が一般的に使用をはじめている名称と同じ名称を、わざわざ自分の商標として採択することは、競合の名称が多く、他人の商品・サービスとの区別がつきにくい商標を、あえてわざわざ選択するということになります。
その中で、自分の商標を世に広く知らしめようとすれば、ほかの独創的な商標を採用する場合にくらべ、はるかに多額の広告費をかけ、宣伝をし、営業をして、他の商品・サービスとは違うのだということを説明しなければなりません。
つまり不利なスタートラインにあえて立つということになってしまいます。

一方、弁理士のほうとしては、最近よく使われてきはじめた言葉だなと判断し、安易に「便乗して商標登録することはできません」などと言ってしまってもいけないのです。
その言葉を発案し、一般名称にならないよう注意深く使用して、商標として管理している「ご本人」からの問い合わせや登録の依頼であることも、ままあります。誰がその名称を使いはじめ、誰が現在その名称を使用しているのかを、瞬時に調べる対応力が必要です。

類似商標と違う商標にして登録したいご相談

商標権は、同一商標だけではなく、類似の商標についても他人の無断使用を禁止する効力があります。
登録されている商標が類似であれば、商標登録はできません。
特許庁データベースはJ Plat-Patで誰でも検索ができますので、ご自身で調べてみた方からのご相談を受けることもあります。商標登録ドットコム™のトップページからもJ Plat-Patの簡易検索が可能です。
よくある勘違いとして、取りたい商標がすでに登録されているから、それとは違うロゴを作って登録したい、あるいは「ジャパン」などの文字を付け加えて別の商標にして登録したいというご依頼もあります。
しかし特許庁の審査での類似判断は、商標全体で互いに類似するかどうかを見るだけでなく、商標の主要部を分離して、類似するかどうかも審査されます。ロゴのデザインが異なっても、ＣＭなどの音声で流れれば、区別がつかないので類似商標ということになります。
そこで商標登録はできないことを説明するのですが、万一、その商標が既に使用開始しているものであった場合には、知らないうちに他人の商標権を侵害してしまうかもしれず、そのことに思い至っていない方に対し注意喚起の意をお伝えすることもあります。

類似商標があっても商標登録の機をうかがうことも

類似商標が登録されているにもかかわらず、それと類似、それも音声（称呼）上はほぼ同一の商標を登録するチャンスを待つこともあります。
具体的には差し控えますが、アルファベットの独創的な言葉であり、音声上は３文字だけの商標があり、建築や不動産関連の２区分で登録したいとのご相談を受けたのは一年以上前のことでした。
しかし一つの区分では類似商標がなく、実際に無事に商標登録ができたのに、もう一方の区分では読み方が同じ他人の商標が登録されていて、特許庁への出願の段階であきらめていたものでした。
忘れかけていたころになって、その出願人の会社の別の担当者から、同じその商標に、登録されている他人の商標に別の言葉を付け加える方法はどうかとの相談がありました。
別の弁理士にも相談したが良い返事がもらえなかったとのことでした。
しかし商標登録ドットコム™運営者（金原商標登録事務所）の弁理士からは、ちょうど行き違いで、アルファベットのその商標を、前回はあきらめた区分で登録できる可能性が高いとのご連絡を差し上げたところでした。
なぜなら、他人の登録商標は、商標権の存続期間更新登録の手続きが期間内にされていなかったからです。相談した別の弁理士からはそのことを指摘されなかったため、担当者は寝耳に水のようでしたが、明るい見通しが立ちました。
その会社の前担当者は今は在籍していないとのことでしたが、類似商標のあった区分での登録をあきらめただけではなく、存続期間満了が近いので、そのときに再度、商標を調査して検討するという話になっていました。たまたま更新の手続きがされていないことに気づいたわけではなく、商標の期限管理用のデータベースで、弁理士が管理していたために、ご案内ができた事例です。

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