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他人の類似商標に関するコンセント（同意）制度の導入検討の方向性　－2022年07月16日

２０２２年４月から６月にかけ５回にわたり、特許庁政策推進懇談会が開催され、６月３０日に「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方」の報告書が取りまとめられ、公表されました。

特許庁政策推進懇談会は、知的財産法制上の論点を中心に有識者の意見を聞き、さらなる制度改善に向けた検討を行うために設置されたものです。

ここでの議論のとりまとめは、直ちに法改正に進むわけではないものの、今後、具体的な論議を経て、将来の法改正につながる流れとなることも予想されます。

とりまとめの中では、他人の先願類似商標があった場合に、登録が認められない商標法第４条第１項第１１号に関し、諸外国で導入されているコンセント制度が議題の一つとなっています。
コンセント制度とは、先願商標権者の同意（コンセント）制度があれば、原則として双方の併存登録が可能となる制度です。

特許庁政策推進懇談会　特許庁
知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方 とりまとめ[PDF]　特許庁

どのようなときにコンセント（同意）制度があると望ましいか

商標登録出願の審査において、同一または類似の他人の先願登録商標があった場合には、拒絶理由（商標法第４条第１項第１１号）に該当し、登録できません。

この場合の対応方法としては、類似しないという反論をすることができます。
しかし、類似すると考えられる場合には、反論をあきらめることもあります。

しかし、この場合には「他人の」先願の類似商標であることが問題となるため、先願の商標権者の同意が得られるならば、後からした出願を登録できる方法もあるにはあるのです。

なお、同意を得るためには、商標どうしが誤認混同されないことなどの条件が必要とされるのが通常です。
金銭的なやり取りが発生する可能性もありますし、手続が煩雑です。

つまり、いったん、上記の拒絶理由通知が来た出願中の商標を、名義変更して先願の商標権者のものとすれば、「他人」の商標ではなくなるために、登録することができます。
登録後に、再度、名義書き換え（商標権移転登録申請）をして、元の商標登録出願人の権利にすることで、両者の商標が併存できるという流れになります。

しかし、同意が得られ、しかも消費者も誤認混同市内のケースであれば、コンセント制度の導入により、名義を書き換えなくても併存して登録を認め手もよいのでは、というのが今回の議論です。

コンセント制度がグローバル化の中で必要とされているとの声

諸外国ではすでに、コンセント制度が導入されている例が多く、先願類似商標が存在していても、先願商標の権利者の同意（コンセント）があれば、原則、併存登録が可能とされており、わが国の現状とは異なっています。

近年、事業分野によっては、多数の商標登録がされており、新規に登録できる商標選択の余地が減っているといった事情から、コンセント制度の利用機会が格段に増えているとの声が、産業界を中心に聞かれます。
また、グローバルなコンセント（併存同意）契約を結ぶ際に、日本においてコンセント制度が導入されていないため、同様の手続ができず別途に契約をしなければならないことが、事業展開の障壁となっているという声もあります。

日本弁理士会からの意見

特許庁政策推進懇談会において、日本弁理士会からは、
「外内の業務を担当する弁理士から、海外ではコンセント制度がある中で、日本にはそれがないために、海外の顧客にアサインバックの説明をする負担があり、費用も高くなるため、毎回トラブルになるので早期の対応を求める声を昔からよく聞く。前向きに進めてほしい。
・需要者の出所混同を防ぐ観点では、特許庁で最終的な登録の可否を判断できる留保型が望ましい。現行制度も誤認混同防止の担保措置（商標法第 24 条の４（商標権の移転に係る混同防止表示請求）、同法第 52 条の２）のもとで互いに抵触する商標権の重複した登録が認められていることから整理できる。それ以外の手当てとして、同法第 52 条の２若しくは類似の手当でも良いが、当事者は将来的に混同を生じないと考えて同意をするであろうことを考えると、特許庁で審査するなら十分という考え方もある。同法第 52 条の２あるいは似た形での追加の手当について反対しない。」
といった趣旨の意見が述べられています。

検討の方向性

「知財活用促進に向けた知的財産制度の在り方」の報告書では、今後の検討の方向性として、
下記のようにまとめられました。

「産業界からの制度導入のニーズ及び消費者に受け入れられる文字列・ロゴの組み合わせは無限にあるわけではない中で、一度登録された商標権は、更新により永続的に独占可能な権利であるところ、商標の資源の枯渇といった観点も踏まえると、我が国においてもコンセント制度の導入について更なる検討を行うべきである。その際、商標法第 1 条に定める目的の一つである『需要者の保護』を考慮した制度を検討していく必要がある。」

つまり、これまでに述べた諸外国との制度の相違による弊害や、産業界の要請に基づく制度設計の変更を検討するだけでなく、これまでは類似と判断された別々の商標権者による商標が併存することとなった場合に、需要者が誤認混同して、不利益を被らないような手立てが必要だということです。

「このため、当事者間の同意があれば出所混同のおそれの有無の確認を経ることなく併存登録を認める（｢完全型コンセント｣）のではなく、同意があってもなお出所混同のおそれがある場合には審査官の判断で拒絶する（『留保型コンセント』）べきではないか。」

「また、コンセントによる併存登録後に両商標の間で出所混同が生じる場合を想定し、登録後の権利移転により混同が生じた場合の取消審判（商標法第 52 条の２）と同様に、不正競争の目的で他の商標権者の業務に係る商品又は役務と混同を生じるものをした場合には登録を取消し得るような事後的な手当もあわせて、法改正の具体的内容について検討を深める必要がある。」

現状でも、商標権者等の仕様によって誤認混同が生じた場合に、一定の要件のもとで商標を取り消す制度があります。
商標の法体系全体として、産業界と需要者との利益を保護する制度が求められており、今後の議論が待たれるところです。