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類似商標の他人の承諾 -商標登録ドットコム™

コンセント制度(類似商標の他人の承諾)

2024年4月1日以降、類似商標がある場合の例外として、コンセント制度、つまり先行する登録商標の権利者の同意があれば、類似する商標であっても併存登録を認める制度が導入されます。

商標法第4条第1項第11号(他人の類似商標)

他人の類似商標がある場合の要件を緩和し、第4条に第4項を新設して、例外規定が設けられました。

第4条第4項

「第一項第十一号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。」

「他人の承諾」は、商標登録出願に係る商標の登録について承諾する旨の引用商標権者の意思表示であって、査定時においてあることを必要とすることになります。

商標権の移転等に係る混同防止表示請求

第4条第1項第11号、第8条の規定の改正により、承諾があって、かつ混同を生ずるおそれがないときは、類似商標同士が併存する事態が想定されます。

この場合に、事後的に類似商標どうしが混同を生じるようになったときは、弊害が生じます。
そこでこのために混同防止表示請求が規定されました。

第24条の4
「次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
一第四条第四項の規定により商標登録がされたこと。
二第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。
三商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
四商標権が移転されたこと。」

商標権の移転等に係る混同防止表示請求

第4条第1項第11号、第8条の規定の改正により、承諾があって、かつ混同を生ずるおそれがないときは、類似商標どうしが併存する事態が想定されます。

この場合に、事後的に類似商標同士が混同を生じるようになったときは、弊害が生じます。
このため、混同を理由とした商標権の取消審判が規定されました。

第52条の2
「第二十四条の四各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であって他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」

商標審査基準・第4条第4項(先願に係る他人の登録商標の例外)

商標審査基準改訂案[PDF] 外部サイトへ特許庁

1. 本項の適用について

商標法第4条第1項第11号により、指定商品又は指定役務における一般的・恒常的な取引の実情を考慮して類似と判断された商標であっても、引用商標権者の承諾があり、かつ、引用商標と出願商標に関する具体的な事情を考慮した結果、出所混同のおそれが生じないといえるものについては、第4条第4項が適用されます。

2. 「他人の承諾」について

「他人の承諾」は、商標登録出願に係る商標の登録について承諾する旨の引用商標権者の意思表示であって、査定時においてあることを要します。

3. 「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」について

「当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務」は、第4条第1項第 11号の判断において互いに同一又は類似の関係とされた、両商標に係る指定商品又は指定役務のうち、出願人と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が出願商標又は登録商標を現に使用し、あるいは使用する予定の商品又は役務のことをいいます。

4. 「混同を生ずるおそれがない」について

(1) 「混同を生ずるおそれ」について
「混同を生ずるおそれ」は、第4条第1項第11号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合をも含みます。

(2) 「混同を生ずるおそれがない」ことが求められる時点・期間
「混同を生ずるおそれ」の有無は、査定時を基準として、査定時現在のみならず、将来にわたっても混同を生ずるおそれがないと判断できることを要します。

(3) 考慮事由
本項における「混同を生ずるおそれがない」に該当するか否かは、例えば、下記の①から⑧のような、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断されます。
なお、引用商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断されます。
① 両商標の類似性の程度
② 商標の周知度
③ 商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
④ 商標がハウスマークであるか
⑤ 企業における多角経営の可能性
⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
⑦ 商品等の需要者の共通性
⑧ 商標の使用態様その他取引の実情

「⑧商標の使用態様その他取引の実情」としては、たとえば次のような事項が考えられます。出願人から具体的な商標の使用態様その他取引の実情を明らかにする証拠の提出がある場合は、その内容が考慮されます。

a. 使用する商標の構成
(例)
結合商標の構成要素である図形と文字を常に同じ位置関係で使用していること
常に特定の色や書体を使用していること

b. 商標の使用方法
(例)
商品の包装の特定の位置にのみ使用していること
常に社名・社章等の他の標章を併用していること
常に打消し表示(特定の他者の業務に係る商品又は役務であることを否定す
る表示)を付加していること

c. 使用する商品又は役務
(例)
一方は引用商標を指定商品「コンピュータプログラム」の中で商品「ゲーム用コンピュータプログラム」にのみ使用し、他方は出願商標を商品「医療用コンピュータプログラム」にのみ使用していること
一方は一定金額以上の高価格帯の商品にのみ使用し、他方は一定金額以下の低価格帯の商品にのみ使用していること

d. 販売・提供方法
(例)
一方は小売店等で不特定多数に販売し、他方は個別営業による受注生産のみを行っていること

e. 販売・提供の時季
(例)
一方は春季のみ販売し、他方は秋季のみ販売していること

f. 販売・提供地域
(例)
一方は北海道の店舗でのみ販売し、他方は沖縄県の店舗でのみ販売している
こと

g. 混同を防止するために当事者間でとることとされた措置
(例)
両商標に混同を生ずるおそれを認めたときは、相手方にその旨を通知し、協議の上、混同の防止又は解消のための措置をとること

(4) 将来の混同を生ずるおそれを否定する方向に考慮できる事情
「混同を生ずるおそれがない」の判断の際に考慮される両商標に関する具体的な事情には、査定後に変動することが予想されるものが含まれるところ、将来変動し得る事情に基づいて商標登録を受けた場合、併存登録された両商標の使用によって将来混同を生ずるおそれが否定できません。
そのため、将来の混同のおそれを否定する方向に考慮することができる事情は、上記事情のうち、将来にわたって変動しないと認められる事情とされます。
たとえば、下記のような場合は、その内容が考慮されます。

① 将来にわたって変更しないことが合意されている場合
出願人から、両商標に関する具体的な事情を将来にわたって変更しない旨の当事者間における合意(例えば、常に社名を併用すること等、上記?⑧a.から g.に掲げるような具体的な事情を変更しない旨の合意)又はその要約が記載された書類が提出された場合。

② 将来にわたって変動しないことが証拠から認められる場合

上記の合意に基づく場合のほか、両商標に関する具体的な事情が、提出された証拠等により、将来にわたって変動しないと認められる合理的な理由がある場合。

(5) 混同を生ずるおそれが依然として認められる場合

出願人から上記の証拠が提出された場合であっても、依然として混同を生ずるおそれが認められる場合には、その商標登録出願は、第4条第1項第11号の規定に基づき拒絶するものとされます。
なお、そのような場合であっても、原則として、直ちに拒絶をすることなく、当該証拠の内容を斟酌し、追加資料の提出等を求めるものとされます。

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