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商標登録の注意点-商標登録

注意すべき点

ご注意1:
商標登録を他者に先に取得されていた場合(同一、または類似する商標)には、ご出願をされても登録にはなりません。したがって必ず事前に調査をすることが必要です。

ご注意2:
商標登録を他者に先に取得されていた場合(同一、または類似する商標)には、反対に、その他者の商標権を侵害することのないように細心の注意が必要になります。
商標権は、同一の商標の使用を占有できるだけではなく、類似の商標の使用を禁止する効力を有します。類似商標の使用は侵害とみなされますが、類似かどうかの判断は専門的知識が必要になることが多いものです。

ご注意3:
サービス(例えば旅行代理業、経営コンサルタント、インターネットサービスプロバイダー)について使用する商標も登録を得ることが可能です。ただし「○○販売業」のようなサービスは指定できません。このような場合には、第35類の小売等役務(商品の卸売・小売に付随する役務)を除き、原則として取り扱うそれぞれの商品についての商標登録を得ることになります。

ご注意4:
指定商品・指定役務(サービス)の分類は、指定商品・役務の分類表にしたがい指定します。
しかし、分類表にない新しいサービス等については、どの区分に属するかを判断しなければなりません。
特に、最近顕著に増加しているインターネット関連の分野については、ソフトウェア・パッケージについての権利を取得したいのであれば「第9類 電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」になりますが、その他にも下記のような分類があります。
「第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成・保守」はソフトウェア開発に関する分類です。
また「第42類 電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」などは、パッケージ・ソフトウェアのレンタルのほか、いわゆるASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)のようなオンライン上でのプログラムのレンタルを含むものと考えられます。

参考:
「〈商品とサービスの相違について〉商品の要件としての有体物性を放棄して商品の範囲が無秩序に拡大することは適当ではなく、商品のもう一つの要件である流通性を厳格に解釈する必要がある。電子情報財が流通するのは、ダウンロード等により顧客に電子情報財そのものが送信され、顧客がハードディスクに記録し、継続して管理・支配できる場合である。一方、電子情報財の提供形式はダウンロードに限られず、ASP (ApplicationServiceProvider) 型で電子情報財の機能を提供する場合や、一般的なストリーミングのような場合もあるが、これらは電子情報財の機能の提供であり、電子情報財自体が流通しているとはいえない。ニース協定で定める商品・サービスの国際分類においても、電子情報財に関して商品とサービスの区別はダウンロード可能か否かであるとの基準が用いられている。電子出版物を例にすると、ダウンロード可能な電子出版物(Electricpublications〔downloadable〕) は商品だが、ダウンロードできないオンラインでの電子出版(Providingon􊐐lineelectricpublications〔notdownloadable〕) はサービスとして扱われている(国際分類第九版参照)。以上の理由から、電子情報財についての商品とサービスの区別は、ダウンロード可能であれば商品とし、保存できないような形で電子情報財を提供する場合はサービスと捉えることが適当である。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

ご注意5:
さらに、インターネット上において商品の紹介などをするサービスであれば「第35類 商品の販売に関する情報の提供」などは関連する役務かと従来考えられうるものであり、ニース協定に基づく国際分類でも消費者向けの情報提供に関する役務が含まれているものの、わが国では「第35類 商品の販売に関する情報の提供」と指定した商標は、消費者向けの商品情報の提供ではなく、販売等をする事業者に対する事業に関する情報の提供であるとする判例が成立してしまい、記載方法については注意する必要があります。

ご注意6:
商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用については、下記の運用がなされます。
願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用及び商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断されます。

(商標審査便覧 41.100 03 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について)
「願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当するときは、原則として、商標の使用意思及び使用の意思があるかについて合理的疑義があるものとして、商第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しない旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用意思を確認する。」
(1)小売等役務について
①「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下、「総合小売等役務」という。)に該当する役務を個人(自然人をいう。)が指定してきた場合。
②総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。
③類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。」
(2)商品・役務の全般について
1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合。
(上記取扱いに当たっての目安)
1.原則として、1区分内において、8以上の類似群コード(以下「類似群」という。)にわたる商品又は役務を指定している場合には、商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。
2.ただし、一の商品又は役務で多数の類似群が付与されている商品又は役務であって、他に適当な表示が認められない場合には、その商品又は役務の類似群が2以上であっても、1の類似群として取り扱う。(例:第9類「電子出版物」(26A01,26D01)等)
また、「類似商品・役務審査基準」において例示された、いわゆる包括概念表示(例:第25類「被服」(17A01,17A02,17A03,17A04 ,17A07)等)の商品又は役務は、個々の類似群単位に分割して表示することが困難となる場合が多いため、包括概念表示の商品又は役務が2以上の類似群が付与されている商品又は役務であっても、1の類似群として取り扱う。
以上の取扱いによって、1区分内の類似群の数が合計して7以下となるときは、商標の使用又は使用の意思の確認を要しない。
3.なお、小売等役務については、取扱商品の類似群は考慮しない。例えば、「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35K04(12A05)」の場合、類似群の数は2であるが、12A05は取扱商品の類似群であるため、1の類似群として取り扱う。」


正直申しまして注意点はここに書いたものはごく一部です。
とても説明しきれるものではなく、こうした注意点も区分の改正や審決・判例等によって逐次変わっていくものですので、弁理士であっても実務上の専門知識の習得と経験が必要になり、モノをいうものです。

必要な指定商品・指定役務をどのように指定するかは、単に区分の表に掲載されている商品・役務をそのまま羅列するのではなく、記載方法を具体的かつ適切に特定したり、様々な工夫を要する場合があります。
他者の模倣などを排除するためには、適切な商品・サービス分野については権利を取得したいものです。

これらの点につきましては、商標登録ご依頼の際には、ご要望の商品・サービスの内容をお知らせいただければ、適切なご判断のお役に立てるものと思います。
詳細はお問い合わせください。

実際の事例

以下のページでは、実際の弁理士の仕事に則した具体的な事例を説明してみたいと思います。
ロゴ商標の制作・識別力 | 類似商標検索調査 | 出願書類作成 | 特許庁への出願・審査

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