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注意すべき点

ご注意1:
商標登録を他者に先に取得されていた場合(同一、または類似する商標)には、ご出願をされても登録にはなりません。したがって必ず事前に調査をすることが必要です。

ご注意2:
商標登録を他者に先に取得されていた場合(同一、または類似する商標)には、反対に、その他者の商標権を侵害することのないように細心の注意が必要になります。
商標権は、同一の商標の使用を占有できるだけではなく、類似の商標の使用を禁止する効力を有します。類似商標の使用は侵害とみなされますが、類似かどうかの判断は専門的知識が必要になることが多いものです。

ご注意3:
サービス(例えば旅行代理業、経営コンサルタント、インターネットサービスプロバイダー)について使用する商標も登録を得ることが可能です。ただし「○○販売業」のようなサービスは指定できません。このような場合には、第35類の小売等役務(商品の卸売・小売に付随する役務)を除き、原則として取り扱うそれぞれの商品についての商標登録を得ることになります。

ご注意4:
指定商品・指定役務(サービス)の分類は、指定商品・役務の分類表にしたがい指定します。
しかし、分類表にない新しいサービス等については、どの区分に属するかを判断しなければなりません。
特に、最近顕著に増加しているインターネット関連の分野については、ソフトウェア・パッケージについての権利を取得したいのであれば「第9類 電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」になりますが、その他にも下記のような分類があります。
「第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成・保守」はソフトウェア開発に関する分類です。
また「第42類 電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」などは、パッケージ・ソフトウェアのレンタルのほか、いわゆるASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)のようなオンライン上でのプログラムのレンタルを含むものと考えられます。

参考:
「〈商品とサービスの相違について〉商品の要件としての有体物性を放棄して商品の範囲が無秩序に拡大することは適当ではなく、商品のもう一つの要件である流通性を厳格に解釈する必要がある。電子情報財が流通するのは、ダウンロード等により顧客に電子情報財そのものが送信され、顧客がハードディスクに記録し、継続して管理・支配できる場合である。一方、電子情報財の提供形式はダウンロードに限られず、ASP (ApplicationServiceProvider) 型で電子情報財の機能を提供する場合や、一般的なストリーミングのような場合もあるが、これらは電子情報財の機能の提供であり、電子情報財自体が流通しているとはいえない。ニース協定で定める商品・サービスの国際分類においても、電子情報財に関して商品とサービスの区別はダウンロード可能か否かであるとの基準が用いられている。電子出版物を例にすると、ダウンロード可能な電子出版物(Electricpublications〔downloadable〕) は商品だが、ダウンロードできないオンラインでの電子出版(Providingon??lineelectricpublications〔notdownloadable〕) はサービスとして扱われている(国際分類第九版参照)。以上の理由から、電子情報財についての商品とサービスの区別は、ダウンロード可能であれば商品とし、保存できないような形で電子情報財を提供する場合はサービスと捉えることが適当である。」(「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第20版〕)。

ご注意5:
さらに、インターネット上において商品の紹介などをするサービスであれば「第35類 商品の販売に関する情報の提供」などは関連する役務かと従来考えられうるものであり、ニース協定に基づく国際分類でも消費者向けの情報提供に関する役務が含まれているものの、わが国では「第35類 商品の販売に関する情報の提供」と指定した商標は、消費者向けの商品情報の提供ではなく、販売等をする事業者に対する事業に関する情報の提供であることを意味します。
消費者向けの情報提供は「消費者のための商品及びサービスの選択における助言と情報の提供」とする必要があります。

ご注意6:
商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用については、下記の運用がなされます。
願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用及び商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」には、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断されます。

(商標審査便覧 41.100 03 商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について)

願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当するときは、原則として、商標の使用及び使用の意思があるかについて合理的疑義があるものとして、商第3条第1項柱書により登録を受けることができる商標に該当しない旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用の意思を確認する。

(1)小売等役務を除く商品・役務の全般について
1区分内での商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいる場合。
【取扱い】
原則として、1区分内において、23以上の類似群コード(以下「類似群」という。)にわたる商品又は役務を指定している場合には、商品又は役務の指定が広い範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用及び使用の意思があることに疑義があるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認を行う。
ただし、類似商品・役務審査基準に掲載されている商品又は役務のうち、23以上の類似群が付与されている商品又は役務を指定している場合、その商品又は役務が属する区分において、その付与されている類似群数を超えない範囲で商品又は役務を指定しているときにはこの限りでない

(2)第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について
1「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下、「総合小売等役務」という。)に該当する役務を個人(自然人をいう。)が指定してきた場合。
2 総合小売等役務に該当する役務を法人が指定した場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。
3 類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
【取扱い】
小売等役務については、取扱商品の類似群は考慮しない。例えば、「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 35K04(12A05)」の場合、類似群の数は2であるが、12A05は取扱商品の類似群であるため、1の類似群として取り扱う。

類似群の数え方
1 小売等役務の類似群35K01~35K99を有する指定役務が複数ある場合)
この例では、類似の関係にない複数の小売等役務が指定されているので、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する(小売等役務の取扱商品の類似群はカウントしない。)。

2 小売等役務の類似群35K01~35K99を有する指定役務が複数あり、重複する類似群がある場合
同じ類似群は重複カウントしない(例外については④参照)。この場合は合計1となるため、商第3条第1項柱書の要件を満たすと判断する。

3 「その他小売等役務」類似群35K99を有する指定役務が複数あり、相互に類似する場合
「その他の小売等役務」の類似群(35K99)が複数ある場合、相互に類似するものであれば重複カウントしない。この例では、「治療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と「手術用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は相互に類似するものであるため、合計1となり、商第3条第1項柱書の要件を満たすと判断する。

4 「その他小売等役務」類似群35K99を有する役務が複数あり、相互に類似しない場合
相互に類似しない「その他の小売等役務」であれば重複カウントする。この例では、「ヨットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と「グライダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は相互に類似しないものであるため、合計2となり、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

5 小売等役務の類似群35K01~35K99を複数有する役務の場合
小売等役務の類似群35K01~35K99を複数有する場合であっても、小売等役務の取扱商品表示が、他に適当な表示がない場合においては、第3条1項柱書の要件を満たすと判断する。

6 第35類において、小売等役務の類似群35K01~35K99を有する役務と、第35類のその他の役務が指定されている場合

(例1)
小売等役務の類似群が一つ含まれている場合も他の類似群と同様にカウントする。ただし、小売等役務の取扱商品の類似群(この場合21C01)はカウントしない。この例では合計23となるため、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

(例2)
第35類において類似群が22以下であっても、その中に類似の関係にない小売等役務が複数ある場合には商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する(ただし、商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断されるのは小売等役務についてのみ。)。

(例 3)
類似の関係にない小売等役務が複数あり、第35類において23以上の類似群を有する場合には商第3条第1項柱書の要件を満たさないと判断する。

商品・役務の全般について
7 一区分内に、一の類似群を有する指定商品(指定役務)が23以上あり、重複する類似群がある場合
同じ類似群は重複カウントしない(例外については9参照)。

8 一区分内に 、同じ「その他類似群コード」(40H99等)を有するものが複数あり、相互に類似する場合
同じ「その他の類似群コード」を有する商品(役務)が複数ある場合、相互に類似するものであれば重複カウントしない。

9 一区分内に、同じ「その他類似群コード」(40H99等)を有するものが複数あり、相互に類似しない場合
相互に類似しない「その他の類似群コード」であれば重複カウントする。


正直申しまして注意点はここに書いたものはごく一部です。
とても説明しきれるものではなく、こうした注意点も区分の改正や審決・判例等によって逐次変わっていくものですので、弁理士であっても実務上の専門知識の習得と経験が必要になり、モノをいうものです。

必要な指定商品・指定役務をどのように指定するかは、単に区分の表に掲載されている商品・役務をそのまま羅列するのではなく、記載方法を具体的かつ適切に特定したり、様々な工夫を要する場合があります。
他者の模倣などを排除するためには、適切な商品・サービス分野については権利を取得したいものです。

これらの点につきましては、商標登録ご依頼の際には、ご要望の商品・サービスの内容をお知らせいただければ、適切なご判断のお役に立てるものと思います。
詳細はお問い合わせください。


■このページの著者:金原 正道(弁理士・金原商標登録事務所代表)
■最終更新日 2019-09-10 last update

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